European Union



CJE/08/37

12 juni 2008

PERSCOMMUNIQUE nr. 37/08

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-533/06

O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited

O2 IS NIET GERECHTIGD OP GROND VAN ZIJN MERKRECHTEN HET GEBRUIK VAN

EEN OVEREENSTEMMEND TEKEN TE VERBIEDEN IN EEN VERGELIJKENDE RECLAME

VAN HUTCHISON 3G

Op grond van het merkrecht kan niet worden opgekomen tegen het gebruik in vergelijkende reclame van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, wanneer er bij het publiek geen gevaar bestaat dat de adverteerder met de merkhouder, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van de merkhouder worden verward.

Volgens de communautaire merkenrichtlijn kan een merkhouder het gebruik, in het economisch verkeer, verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk voor identieke waren of diensten, alsook van een teken dat overeenstemt met het merk, wanneer er verwarringsgevaar bestaat, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

De communautaire richtlijn inzake vergelijkende reclame^ bepaalt dat vergelijkende reclame geoorloofd is wanneer zij aan zekere voorwaarden voldoet, onder andere wanneer zij niet misleidend is, er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of merken van de adverteerder met die van een concurrent worden verward, niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over een merk, en geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van een merk.

Om haar mobieletelefoniediensten te promoten gebruikt O2 op verschillende wijzen beelden van bubbels, en is zij houder van twee nationale Britse beeldmerken bestaande in een statisch beeld van bubbels.

In 2004 startte Hutchison 3G (hierna: "H3G"), een concurrent van O2 die haar mobieletelefoniediensten aanbiedt onder de merknaam "3", een reclamecampagne voor haar "pay-as-you-go"-dienst met de naam "Threepay". Daartoe liet zij een televisiespot uitzenden waarin de prijs van haar diensten met die van O2 werd vergeleken. Deze reclame begon met het tonen van de naam "O2" en van zwartwitbeelden van bewegende bubbels, waarna beelden van "Threepay" en "3" werden getoond met de boodschap dat de diensten van H3G in een bepaald opzicht goedkoper zijn.

O2 heeft bij de High Court een beroep wegens inbreuk op haar bubbelmerken ingesteld. In het kader hiervan gaf zij toe dat de prijzen in de reclame correct werden vergeleken, en dat deze reclame niet misleidend was. Deze vordering werd afgewezen. Derhalve heeft O2 tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal, dat het Hof van Justitie heeft gevraagd of een merkhouder gerechtigd is het gebruik te doen verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn teken, in een vergelijkende reclame die er niet toe leidt dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward.

Om te beginnen zet het Hof de wisselwerking tussen de merkenrichtlijn en de richtlijn inzake vergelijkende reclame uiteen. Het is van oordeel dat het gebruik in vergelijkende reclame van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, kan worden verboden op grond van de merkenrichtlijn. Het Hof merkt evenwel op dat de wetgever de vergelijkende reclame heeft willen stimuleren, en dat hij hiertoe het door het merk toegekende recht in zekere mate heeft willen beperken.

Het Hof stelt vast dat, teneinde de bescherming van de merken te verzoenen met het gebruik van vergelijkende reclame, een merkhouder niet gerechtigd is een derde het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk te verbieden in vergelijkende reclame die voldoet aan alle voorwaarden voor geoorloofdheid. Wanneer evenwel het gevaar bestaat dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward, voldoet deze reclame niet aan alle in de richtlijn inzake vergelijkende reclame genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, en kan de merkhouder het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk verbieden.

Als antwoord op de vraag van de Court of Appeal herinnert het Hof eraan dat een merkhouder het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk kan verbieden indien aan vier voorwaarden is voldaan: dit gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer; het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder; het moet betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven; en het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument, wegens het verwarringsgevaar bij het publiek. Het Hof stelt vast dat in het hoofdgeding aan de eerste drie voorwaarden is voldaan. Daarentegen stelt het vast dat het gebruik dat H3G van met de merken overeenstemmende beelden van bubbels heeft gemaakt - volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter zelf - niet heeft geleid tot verwarring bij de consumenten. De reclame was, in haar geheel beschouwd, immers niet misleidend en suggereerde met name geen enkel commercieel verband tussen O2 en H3G. Derhalve is in het hoofdgeding niet voldaan aan de vierde voorwaarde.

In deze omstandigheden stelt het Hof vast dat de merkhouder niet gerechtigd is op basis van zijn merkrechten te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
Beschikbare talen: CS ES DE EN EL FR HU IT NL PT SK De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=recherche r&numaff=C-533/06
vanaf ongeveer 12.00 uur. Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988
---

Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz.
1)

Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18)