Uitspraak Hoge Raad LJN-nummer: AN9403 Zaaknr: R02/100HR
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 23-01-2004
Datum publicatie: 23-01-2004
Soort zaak: civiel - civiel overig
Soort procedure: cassatie
23 januari 2004
Eerste Kamer
Rek.nr. R02/100HR
JMH/AS
Hoge Raad der Nederlanden
Beschikking
in de zaak van:
, handelende onder de naam DUTCH-ART.NL, wonende te
,
VERZOEKSTER tot cassatie,
advocaat: mr. F.I.S.A.L. van Velsen,
t e g e n
BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage,
VERWEERDER in cassatie,
advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.
1. Het geding in feitelijke instantie
Met een op 16 april 2002 ter griffie van het gerechtshof te
's-Gravenhage ingekomen verzoekschrift heeft verzoekster tot cassatie
- verder te noemen: - zich gewend tot het hof aldaar en
verzocht verweerder in cassatie - verder te noemen: BMB - te bevelen
alsnog tot inschrijving in het Benelux-merkenregister over te gaan van
het door haar onder nummer 957 009 gedane depot van het teken
DUTCH-ART.NL, met veroordeling van BMB in de kosten van het geding.
BMB heeft het verzoek bestreden.
Het hof heeft bij beschikking van 26 september 2002 het verzoek
afgewezen.
De beschikking van het hof is aan deze beschikking gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen de beschikking van het hof heeft beroep in
cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht
en maakt daarvan deel uit.
BMB heeft verzocht het beroep te verwerpen.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot
verwerping van het beroep.
3. Beoordeling van het middel
De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden.
Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de
klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang
van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt in de kosten van het geding in cassatie, tot
op deze uitspraak aan de zijde van BMB begroot op EUR 252,69 aan
verschotten en EUR 1.135,-- voor salaris.
Deze beschikking is gegeven door de vice-president R. Herrmann als
voorzitter en de raadsheren H.A.M. Aaftink, D.H. Beukenhorst, A.
Hammerstein en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer A. Hammerstein op 23 januari 2004.
*** Conclusie ***
Rekestnr. R02/100HR
Mr. D.W.F. Verkade
Parket 21 november 2003
Conclusie inzake:
, h.o.d.n. DUTCH-ART.NL
tegen
het Benelux-Merkenbureau
1. Inleiding
1.1. Het gaat in deze zaak om de weigering van de inschrijving van een
woordmerk.
1.2. Het cassatiemiddel snijdt naar mijn mening geen rechtsvragen in
de zin van art. 81 R.O. aan. Het geeft daarmee ook geen aanleiding tot
het stellen van prejudiciële vragen op de voet van art. 6 lid 3 van
het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een
Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965, respectievelijk art. 234 EG.
2. Feiten(1) en procesverloop
2.1. heeft op 16 februari 2000 bij het
Benelux-Merkenbureau (hierna: BMB), onder nr. 957.009 een
Benelux-depot verricht van het teken 'DUTCH-ART.NL' voor de hieronder
vermelde waren en diensten in de daarbij vermelde klassen:
klasse 16: schilderijen, zeefdrukken, tekeningen, linosnedes
klasse 20: sculpturen van hout, was, gips of plastic
klasse 35: zakelijke bemiddeling bij de verkoop van beeldende
kunst(werken)
klasse 41: verhuur van beeldende kunst(werken).
2.2. Het BMB heeft bij brief van 23 mei 2001 de inschrijving van het
depot voorlopig geweigerd. Als reden heeft het BMB opgegeven:
'Het teken DUTCH-ART.NL is uitsluitend beschrijvend voor de in de
klassen 16, 20, 35 en 41 genoemde waren en diensten met betrekking tot
Nederlandse kunst (Engels: Dutch art). Derhalve mist het teken ieder
onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de
Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)). De toevoeging van de
internet-landaanduiding .NL (voor: Nederland) heft het gebrek aan
onderscheidend vermogen van het teken niet op.'
2.3. Nadat in faxbrieven tegen de voorlopige weigering
bezwaren had aangevoerd, heeft het BMB bij brief van 18 februari 2002
mededeling gedaan van zijn beslissing om de inschrijving van het depot
definitief te weigeren.
2.4. heeft met een op 16 april 2002 ter griffie van het
gerechtshof te 's-Gravenhage ingekomen verzoekschrift het hof verzocht
op de voet van art. 6ter Benelux-Merkenwet (BMW) het BMB te bevelen
tot inschrijving van het depot over te gaan. Het BMB heeft een
verweerschrift ingediend. Partijen hebben de zaak mondeling
toegelicht, waarbij van de kant van het BMB pleitnotities zijn
overgelegd.
2.5. Bij beschikking van 26 september 2002 heeft het Hof het verzoek
van afgewezen. Het hof overwoog hiertoe, voor zover in
cassatie van belang:
'4.1 De vraag die partijen verdeeld houdt is of het teken DUTCH-ART.NL
is aan te merken als uitsluitend beschrijvend voor de waren en
diensten waarvoor de inschrijving is verzocht. Het hof overweegt
daartoe als volgt.
4.2 De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te
schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder
a Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Dit artikel is
ingevoerd ter aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese
richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad
van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid
Staten, PbEG 1989 L40). Het artikellid bepaalt, dat de inschrijving
wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de
in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, 'met name wanneer
het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B,
onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.'
4.3 Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming
van de industriële eigendom (hierna: Unieverdrag) luidt - voorzover
hier van belang:
"B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen
slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig
verklaard kunnen worden:
1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend
bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen
tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de
bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het
tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de
gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in
het land waar de bescherming wordt gevraagd; (...)"
4.4 Hieronder zal worden nagegaan of het teken DUTCH-ART.NL, beschouwd
in zijn geheel en in elk van zijn onderdelen, in de ogen van het in
aanmerking komend publiek is aan te merken als louter beschrijvend
voor (wezenlijke kenmerken van) de betrokken waren en diensten. Het
teken is gedeponeerd als woordmerk en combineert de door een liggend
streepje verbonden woorden 'Dutch' en 'art' met het achtervoegsel
'.NL'.
4.5 De Engelstalige woorden 'Dutch' en 'art' zijn algemeen bekend bij
het publiek in de betekenis van (onderscheidenlijk) 'Nederlands(e)' en
'kunst'. Dit deel van het teken is daarmee beschrijvend voor waren en
diensten met betrekking tot Nederlandse kunst. Anders dan
aanvoert, maakt het geen verschil dat het gaat om
Engelse termen. Naar het bureau onweersproken aanvoert is het gebruik
van het Engels in de kunstwereld gebruikelijk, terwijl beide woorden
kunnen worden gerekend tot het in Nederland gangbare taalgebruik. Er
is ook geen merkbaar verschil tussen de woordcombinatie en de
terminologie die in het normale taalgebruik van het in aanmerking
komend publiek wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële
eigenschappen daarvan aan te duiden.
4.6. De aanduiding '.NL' wordt in Nederland algemeen gebruikt als een
domeinaanduiding op het Internet. Gebruikt als achtervoegsel doet het,
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de enkele toevoeging van een lidwoord,
voor het Benelux-publiek niet toe- of af aan het onderscheidende
vermogen van een teken als het onderhavige. Het gebrek aan elk
onderscheidend vermogen van het teken wordt door de toevoeging daarvan
dan ook niet opgeheven.
5. Op de overige verweren van behoeft niet meer te
worden ingegaan. Het teken is aldus beschouwd uitsluitend beschrijvend
voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd.'
2.6. Bij verzoekschrift, ingekomen op 24 december 2002, dus tijdig(2),
heeft cassatieberoep ingesteld. Het BMB heeft in
cassatie verweer gevoerd.
3. Inleidende opmerkingen
3.1. Wettelijk uitgangspunt bij de beoordeling van de vatbaarheid voor
merkenrechtelijke bescherming is dat merken dienen om de waren of
diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere
ondernemingen (art. 1 BMW). Om als merk aanvaardbaar te zijn, moet het
teken onderscheidend vermogen hebben.
Artikel 6bis BMW bepaalt dat het BMB weigert een depot in te schrijven
indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW
gegeven omschrijving van een merk, en met name wanneer het teken ieder
onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 6quinquies B onder 2
van het Verdrag van Parijs. Laatstgenoemde bepaling is door het hof in
zijn hierboven weergegeven rov. 4.3 aangehaald.
3.2. Ik merk op dat, gelet op de Europese harmonisering van het
merkenrecht, de artikelen 2 en 3 van Merkenrichtlijn 89/104 (hierna:
Rl) en de daaraan te geven uitleg doorslaggevend zijn, en dat de nu
nog vigerende tekst van (onder meer) artikelen 1 en 6bis BMW daarmee
niet in overeenstemming is. Dat wordt enigszins, maar niet geheel
goedgemaakt door de verwijzing in art. 6bis BMW naar art. 6quinquies
B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, dat ook ten grondslag ligt aan
art. 3 Rl.
Het probleem van de lang niet steeds goed bij Richtlijn 89/104
aansluitende tekst van de BMW zal binnen afzienbare tijd gelukkig tot
het verleden behoren. Op 1 januari 2004 treedt een nieuw Protocol bij
de BMW in werking.(3) Daarin zijn (onder meer) de feilen in het
Protocol van 1996, dat toen (mede) bedoeld was om de BMW aan te passen
aan Richtlijn 89/104, alsnog verholpen. De Hoge Raad zal de
eerstkomende jaren nog wel bedacht moeten zijn op kwesties van
intertemporeel recht. Richtlijnconforme interpretatie is evenwel in
veel gevallen(4) mogelijk te achten. Dat is m.i. met name ook zo,
wanneer het - zoals in de onderhavige zaak - gaat om art. 1 en art.
6bis, lid 1 sub a BMW.
3.3. Op het hier bedoelde gebied van de beoordeling van het
onderscheidend vermogen is men in de Benelux reeds gewend aan de
maatgevendheid van de jurisprudentie van het Hof van Justitie der
Europese Gemeenschappen, dat hierover in de afgelopen jaren
spraakmakende arresten gewezen heeft. Het gaat om zaken met roepnamen
als Chiemsee, Baby-Dry, Bravo, Companyline en Philips/Remington.(5) Op
twee arresten in de vanuit Nederland in 1999 resp. 2000 verwezen zaken
'Biomild' en 'Postkantoor' zitten wij overigens nog steeds te wachten.
Hieronder zal ik de voor de onderhavige zaak m.i. relevante
jurisprudentie van het HvJ EG bespreken. Het middel (dat zich ook op
jurisprudentie van dit Hof beroept), zal tegen de achtergrond daarvan
moeten worden beoordeeld.(6)
Vooraf geef ik de tekst van art. 3 lid 1, aanhef en onderdelen a t/m d
Rl weer:
'1. Niet ingeschreven worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard
kunnen worden:
a. tekens die geen merk kunnen vormen;
b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de
handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid,
hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip
van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere
kenmerken van de waren of diensten;
d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het
normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk
zijn geworden;'.
Ik wijs erop dat de hier aangehaalde weigeringsgronden van art. 3 lid
1 sub a t/m d Rl letterlijk overeenstemmen met de weigeringsgronden in
art. 7 lid 1 onder a t/m d van de Gemeenschapsmerkenverordening.(7)
Het HvJEG oordeelt aan de hand van art. 3 Rl in prejudiciële zaken.
Het oordeelt aan de hand van art. 7 GemMVo in beroepszaken tegen
arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg der EG (GEA-EG), nadat dat
Gerecht geoordeeld heeft over beroepen tegen inschrijvingsweigeringen
door het gemeenschapsmerkenbureau, het OHIM te Alicante.
3.4. Het Chiemsee-arrest van 1999 is het eerste voor de onderhavige
materie belangrijke arrest. In deze zaak ging het om de
aanvaardbaarheid van het woord 'Chiemsee' onder art. 3 lid 1 sub c Rl
(weigering van inschrijving van beschrijvende merken) als merk voor
sportkleding, waarbij in aanmerking te nemen is dat de Chiemsee, een
meer in Beieren, een geliefd watersportgebied is.
Het Hof van Justitie overwoog dat art. 3 lid 1 sub c een doel van
algemeen belang nastreeft, nl. dat - in het bijzonder geografische -
herkomstaanduidingen worden 'vrijgehouden', nu die benamingen 'door
een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt' (zie r.ovv.
25-26). De eerdere Duitse rechtspraak sprak van een
'Freihaltebedürfnis', die werd aangenomen als die behoefte 'konkret,
aktuell oder ernsthaft' was. Het Hof van Justitie koos voor een
genuanceerder criterium: voor weigering wegens een behoefte tot
vrijhouding is volgens het Hof van belang of de geografische benaming
een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans
met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan
wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te
verwachten is. Hierbij speelt een rol of de betrokken kringen met de
benaming, de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en de
betrokken categorie van waren bekend zijn (r.ovv. 31-32).
3.5. In twee latere arresten leek het Hof van Justitie een veel
liberale koers te varen. In het arrest Baby-Dry (over een merk
gedeponeerd voor luiers) gaf het Hof voor de toelaatbaarheid van
woordcombinaties onder art. 3 lid 1 sub c Rl de volgende regel:
'40. Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk
dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel
beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van
elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel
dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de
woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de
terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie
consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële
eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze
woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als
merk kan worden ingeschreven.'(8) (mijn curs., A-G).
3.6. In het enkele weken na Baby-Dry gewezen Bravo-arrest(9) ging het
om de weigeringsgrond van art. 3, lid 1 sub d van de Richtlijn, op
grond waarvan de inschrijving moet worden geweigerd van 'merken die
uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale
taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn
geworden'. In deze zaak ging het om het voor schrijfbenodigdheden
gedeponeerde merk Bravo. De Duitse merkenautoriteit had inschrijving
geweigerd, omdat 'Bravo' slechts een bijvalsbetuiging zou zijn. Het
HvJ EG besliste in andere zin. Het verduidelijkte eerst dat een merk
alléén op deze grond geweigerd kan worden wanneer de tekens of
benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, gebruikelijk zijn
'ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter
inschrijving is voorgedragen' (rov. 31). Vervolgens overwoog het Hof
in rov. 40:
'De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die
reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen
van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, zijn, is
als zodanig echter niet uitgesloten wegens dat gebruik. Het staat aan
de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens
of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide
handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduidingen van de
waren of diensten waarop het merk betrekking heeft.'
Een aanprijzende term kan dus niet op grond van art. 3 lid 1 sub d
geweigerd worden, zolang de aanprijzende term niet tot een
gebruikelijk (soort)naam is geworden. Opgemerkt moet nog worden dat
het Hof in rov. 35 wees op een overlapping van art. 3 lid 1 sub d met
art. 3 lid 1 sub c; het Hof was in deze Bravo-zaak evenwel slechts tot
uitleg van art. 3 lid 1 sub d geroepen.
3.7. Met name het - vanuit het oogpunt van de merkdeposant als
liberaal aangemerkte - Baby-Dry-arrest is in de literatuur gemengd
ontvangen. De meest spraakmakende kritiek kwam intussen van 's Hofs
eigen A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusies in de zaken
Postkantoor(10), Biomild en Companyline.(11) Hij wees op
onduidelijkheid van de verhouding van de Baby-Dry-overwegingen tot het
Chiemsee-arrest (dat in het Baby-Dry-arrest niet wordt genoemd).
Voorts zou het 'merkbaar verschil'-criterium 'indien zij niet wordt
gematigd door de toepassing van de regel van de noodzaak tot
vrijhouding waaraan het arrest is voorbijgegaan,
onvoldoende om te verzekeren dat de merken niet wezenlijk
beschrijvend zullen zijn'.(12)
In zijn conclusie voor het Companyline-arrest merkte A-G Ruiz-Jarabo
Colomer op dat een 'merkbaar verschil' niet hetzelfde is als een
'minimaal' verschil.(13)
In zijn conclusie van 31 januari 2002 in de Postkantoor-zaak stelde
hij voor dat een verschil als merkbaar wordt aangemerkt:
'wanneer het betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of
de betekenis van het teken. Wat de vorm betreft, zal er slechts een
dergelijk verschil zijn indien het neologisme door de ongebruikelijke
of fantasievolle aard van de combinatie sterker is dan de som van de
woorden ervan. Wat de betekenis betreft, zal het verschil slechts
merkbaar zijn indien hetgeen door het samengestelde teken wordt
opgeroepen niet volledig overeenkomt met de som van de aanduidingen
van de beschrijvende bestanddelen.'(14)
3.8. Het Hof van Justitie had in de Baby-Dry-zaak (althans nominatim)
slechts geoordeeld over de weigeringsgrond van art. 7 lid 1 sub c
GemMVo = art. 3 lid 1 sub c Rl (beschrijvende merken), waardoor
twijfel kon bestaan of de uitspraak zich ook uitstrekte over de
weigeringsgrond van art. 7 lid 1 sub b GemMVo = art. 3 lid 1 sub b Rl
(ontbreken van elk onderscheidend vermogen).(15)
3.9. In het op 19 september 2002 gewezen Companyline-arrest(16)
oordeelde het Hof over het criterium van art. 7 lid 1 sub b GemMVo (=
3 lid 1 sub b Rl). Het Hof gaf in dit arrest zijn fiat aan de door (de
vierde kamer van) het GEA-EG gehanteerde maatstaf 'of de combinatie
van twee soortnamen het teken een extra kenmerk verleent waardoor het
in zijn geheel onderscheidend vermogen verkrijgt' (rov. 21). In dit
arrest stelde het Hof zich voorts weer meer terughoudend op ten
opzichte van de feitenrechter, waar het de (feitelijke) toetsing van
het voorliggende geval betreft.(17)
3.10. Moet het Baby-Dry-arrest als een 'ontsporing' gezien worden? Wat
daarvan zij, het recente Doublemint-arrest van 23 oktober 2003 laat
zien dat het HvJ EG toch vasthoudt aan (of: weer is teruggekeerd naar)
de engere, in het Chiemsee-arrest neergelegde leer. De Doublemint-zaak
betrof een gemeenschapsmerkdepot voor (onder meer) kauwgom.
Onder verwijzing naar (o.a.) het Chiemsee-arrest geeft het Hof
nogmaals aan dat met art. 7 lid 1 sub c GemMVo. (= art. 3 lid 1 sub c
Rl) een doel van algemeen belang wordt nagestreefd,
'inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of
diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door
eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet
derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving
als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.' (rov. 31)
Het hof vervolgt:
'32.Voor een weigering van inschrijving op grond van artikel 7,
lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is het niet noodzakelijk dat
de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is
samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk
worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die
waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of
deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is
het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen.
De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze
bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële
betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt'
(curs. A-G).
In het door het Hof vernietigde arrest was het GEA-EG volgens het Hof
van de onjuiste rechtsopvatting uitgegaan dat een voor verschillende
uitleg vatbare benaming niét uitsluitend beschrijvend is. Terwijl het
Hof in het Chiemsee-arrest noodzaak tot vrijhouding aannam met het oog
op een huidig, of 'redelijkerwijs te verwachten' verband tussen de
benaming en de betrokken waar, gaat het hof hier op een ander aspect
in, namelijk in hoeverre van belang is of de beschrijvende betekenis
slechts één van de vele betekenissen van de gebruikte bewoordingen is.
Volgens het HvJ EG maakt dat geen verschil: indien één van de
mogelijke betekenissen beschrijvend is, volstaat dat voor weigering.
Inburgering
3.11. Bij een aanvankelijk niet onderscheidend (al dan niet
beschrijvend) teken is niet uitgesloten dat dit teken 'als gevolg van
het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van aanvrage om
inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen', tóch als merk
kan worden ingeschreven op grond van art. 3, lid 3 Rl. In Nederlands
merkenjargon spreekt men van 'inburgering'. Daarop zal echter een
beroep moeten worden gedaan, en de deposant zal deze 'inburgering'
minst genomen aannemelijk moeten maken. Een klacht van
dat het hof ten onrechte een beroep hierop zou hebben afgewezen, is er
niet.
4. Bespreking van het cassatiemiddel
4.1. Blijkens onderdeel 1.3 van de inleiding op het middel, richt dit
zich tegen r.ovv. 4.4-4.6 van het bestreden arrest, waarin het Hof
heeft onderzocht of het gedeponeerde teken al dan niet (uitsluitend)
beschrijvend is resp. al dan niet onderscheidend vermogen mist.
4.2. Onderdeel 1.6 (de onderdelen 1.1-1.5 bevatten slechts een
inleiding) behelst de klacht dat het hof weliswaar ten aanzien van de
woordonderdelen afzonderlijk heeft onderzocht of deze al dan niet
beschrijvend zijn, danwel onderscheidend vermogen hebben, maar daarbij
heeft verzuimd te onderzoeken of de woord-onderdelen in hun geheel (in
combinatie) beschouwd aan de voor een merk geldende vereisten voldoen.
Op grond hiervan is 's Hofs oordeel rechtens onjuist, althans
onvoldoende gemotiveerd. Het onderdeel doet hiertoe een beroep op het
eerder genoemde Baby-Dry-arrest van het HvJ EG van 20 september 2000,
waarin hij terzake van de woordcombinatie 'Baby-Dry' voor luiers
overwoog:
'39. De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van
verordening nr. 40/94 doelt, zijn dus slechts die welke in het normale
gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding,
hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële
eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de
inschrijving is aangevraagd. Verder kan de inschrijving van een merk
dat tekens en aanduidingen bevat die aan deze omschrijving
beantwoorden, slechts worden geweigerd op voorwaarde dat het geen
andere tekens of aanduidingen bevat en dat bovendien de zuiver
beschrijvende tekens en aanduidingen waaruit het bestaat, niet worden
gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt van
de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of
diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan.
40. Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk
dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel
beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van
elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel
dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de
woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de
terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie
consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële
eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze
woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als
merk kan worden ingeschreven.'
Een vergelijkbare overweging gaf het Hof in het Companyline-arrest
(rov. 21):
'Dat het Gerecht bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van
verordening nr. 40/94 geen blijk heeft gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting door na te gaan of de combinatie van twee soortnamen
het teken een extra kenmerk verleent waardoor het in zijn geheel
onderscheidend vermogen verkrijgt.'(18)
4.3. Het onderdeel voert, gelet op het voorgaande, terecht aan dat bij
combinaties van (beschrijvende) woorden, moet worden beoordeeld of de
woordcombinatie onderscheidend vermogen heeft.
Het onderdeel faalt echter bij gebrek aan feitelijke grondslag. In
rov. 4.4 overweegt het hof immers uitdrukkelijk dat het onderzoek zich
richt op de vraag of 'het teken DUTCH-ART.NL, beschouwd in zijn geheel
en in elk van zijn onderdelen (curs. A-G), in de ogen van het in
aanmerking komend publiek is aan te merken als louter beschrijvend
voor (wezenlijke kenmerken van) de betrokken waren en diensten'. In
rov. 4.5 overweegt het hof: 'De Engelstalige woorden "Dutch" en "art"
zijn algemeen bekend bij het publiek in de betekenis van
(onderscheidenlijk) "Nederlands(e)" en "kunst".' Ook uit de
omstandigheid dat het hof spreekt van 'Nederlands(e) (curs. A-G)
kunst' blijkt dat het hof de woorden 'Dutch' en 'art' mede in
samenhang heeft bezien, in de betekenis van 'Nederlandse kunst'. Uit
rov. 4.6 blijkt tenslotte, dat het hof het gedeelte '.nl' zowel
afzonderlijk (als algemeen gangbare domeinaanduiding) als in de
woordcombinatie dutch-art.nl heeft beschouwd.
Het bestreden oordeel is niet onbegrijpelijk of onvoldoende
gemotiveerd. Het onderdeel faalt derhalve.
4.4. Middelonderdeel 2 klaagt dat het hof in rov. 4.6 de door het HvJ
EG in rov. 40 van het Baby-Dry-arrest gegeven maatstaf heeft miskend.
In rov. 4.6 overwoog het Hof 's-Gravenhage:
'4.6. De aanduiding '.NL' wordt in Nederland algemeen gebruikt als een
domeinaanduiding op het Internet. Gebruikt als achtervoegsel doet het,
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de enkele toevoeging van een lidwoord,
voor het Benelux-publiek niet toe- of af aan het onderscheidende
vermogen van een teken als het onderhavige. Het gebrek aan elk
onderscheidend vermogen van het teken wordt door de toevoeging daarvan
dan ook niet opgeheven.'
De door het middelonderdeel genoemde overweging uit het
Baby-Dry-arrest is hiervóór in par. 4.2 geciteerd.
Volgens het onderdeel had het hof dienen te onderzoeken of de
woordcombinatie 'DUTCH-ART.NL' afwijkt van de terminologie die in het
normale taalgebruik door de betrokken categorie consumenten wordt
gebezigd om de waren en diensten in de aangegeven klassen aan te
duiden. Het middel doet hiermee een beroep op de, in de tweede volzin
van rov. 40 van het Baby-Dry-arrest neergelegde regel ('Elk merkbaar
verschil...').
4.5. Ook dit middelonderdeel mist feitelijke grondslag. In rov. 4.5
haalt het hof de door het onderdeel bedoelde maatstaf, ten aanzien van
de combinatie 'dutch' en 'art', uitdrukkelijk aan. Door aansluitend in
rov. 4.6 te oordelen dat het teken '.NL' aan die beoordeling niets
toevoegt of afdoet, heeft het hof kennelijk geoordeeld dat deze
toevoeging - door het hof op één lijn gesteld met een lidwoord -
evenmin een 'merkbaar verschil' oplevert.
4.6. Met het verwijt van een miskenning van de maatstaf van het
Baby-Dry-arrest, kan het middelonderdeel in wezen niet anders bedoelen
dan miskenning van de maatstaf van art. 3 lid 1 sub c Rl = art. 7 lid
1 sub c GemMVo.
Nu wij inmiddels weten - wat de steller van het middel ten tijde van
het indienen van de cassatieschriftuur nog niet kon weten - dat het
Hof van Justitie der EG bij zijn uitleg van dezelfde Richtlijn- =
Verordeningsbepaling (na de kritiek op het Baby-Dry-arrest) in zijn
latere arrest Doublemint die bepaling heeft uitgelegd zoals eerder in
deze conclusie weergegeven, met als effectief resultaat het niet
(zonder meer) accepteren van deze merkinschrijving, kan aan het
gerechtshof te 's-Gravenhage eens te minder verweten worden dat het
bij zijn uitleg van art. 3 lid 1 sub c Rl van een onjuiste
rechtsopvatting is uitgegaan.
4.7. Ofschoon het onderdeel geen motiveringsklacht bevat, voeg ik aan
het voorgaande ten overvloede nog toe dat aanduidingen als '.NL' in de
beginjaren van het internet misschien nog niet zodanig verbreid waren
dat met de toevoeging daarvan wellicht onderscheidend vermogen zou
kunnen worden verkregen. Bij de huidige stand van zaken (ook reeds ten
tijde van het depot) komt 's hofs beoordelingswijze volkomen
begrijpelijk voor, ook waar het gaat om het zo'n toevoeging buiten de
eigenlijke 'internet-context'.
4.8. Onderdeel 3 betoogt dat het hof heeft verzuimd te onderzoeken of
de woordcombinatie 'DUTCH.NL' een woordcombinatie is die, omdat zij
meer is dan de som der beschrijvende delen, onderscheidend vermogen
heeft.
Het onderdeel ziet eraan voorbij dat het gedeponeerde teken niet de
woordcombinatie 'DUTCH.NL' is, maar 'DUTCH-ART.NL'. Over deze laatste
woordcombinatie was het hof gehouden een oordeel te geven, hetgeen het
ook heeft gedaan. Op grond hiervan faalt ook dit onderdeel.
4.9. Mocht de formulering van dit onderdeel op een vergissing
berusten, en mocht bedoeld zijn dat het hof ten aanzien van het teken
'DUTCH-ART.NL' had moeten onderzoeken of deze woordcombinatie
onderscheidend vermogen zou hebben omdat zij 'meer zou zijn dan de som
der beschrijvende delen', dan meen ik dat het onderdeel nog steeds
faalt, en wel op dezelfde gronden als uiteengezet onder 4.3, 4.5 en
4.6.
5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G
1 Ontleend aan r.ovv. 2 en 3 van de beschikking van het hof.
2 Art. 426 Rv., zoals luidend sinds 1 januari 2002.
3 Protocol van 11 december 2001, Trb. 2002, 37.
4 Een van de onderwerpen, waarbij dit aan twijfel onderhevig is, is
het gebruik op veel plaatsen in de BMW van de term 'depot', waar de
richtlijn 'inschrijving' voorschrijft. Zie bijv. de noot van J.H.
Spoor onder Vzr. 11 oktober 2002, BIE 2003, nr. 25, p. 177 (Boer'n
Yoghurt I).
5 HvJ EG 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97), Jur. 1999, p. I-2779, NJ
2000, 269 m.nt. DWFV, IER 1999, 30 m.nt. ChG (Chiemsee); HvJ EG 20
september 2001 (C-383/99P), Jur. 2001, p. I-6251, NJ 2002, 139 m.nt.
DWFV, IER 2001, nr. 54, p. 294 m.nt. SdW, AA 2002, p. 40 e.v. m.nt.
ChG (Baby-Dry); HvJ EG 4 oktober 2001 (C-517/99), Jur. 2001, p.
I-6959, NJ 2002, 140 m.nt. DWFV (Bravo); HvJ EG 19 september 2002
(C-104/00P), Jur. 2002, p. I-7561, IER 2002, nr. 52 m.nt. ChG, BIE
2003, nr. 19, p. 130 m.nt. Steinhauser (Companyline); HvJ EG 18 juni
2002 (C-299/99), Jur. 2002, p. I-5475, BMM-bulletin 2002, pp. 188
e.v., IER 2002, p. 251 m.nt. FWG (Philips/Remington).
6 Ik attendeer op de zeer overzichtelijke website van het British
Patent Office, waarop de recent besliste en aanhangige HvJEG-zaken op
het gebied van de intellectuele eigendom zijn gerubriceerd, met
hyperlinks naar de conclusies (voor zover genomen) en de arresten
(voor zover gewezen) in de verschillende taalversies (voor zover
beschikbaar): http://www.patent.gov.uk/about/ippd/ecj/index.htm.
7 Verordening nr, 40/94/EG; hierna: GemMVo.
8 Vindplaatsen in voetnoot 5.
9 Vindplaatsen eveneens in voetnoot 5.
10 Conclusies van 31 januari 2002 in de zaken C-363/99 (Postkantoor),
afgedrukt in BMM-bulletin, 2003, p. 30 e.v. en C-265/00 (Biomild). In
de zaak Biomild waren inhoudelijk overeenstemmende (volgens de A-G
identieke) prejudiciële vragen gesteld, reden waarom hij verwees naar
de op dezelfde dag genomen Postkantoor-conclusie).
11 Conclusie van 14 mei 2000 voor HvJ EG 19 september 2002, BIE 2003,
nr. 19, p. 130 m.nt. Steinhauser (Companyline).
12 Conclusie Postkantoor, nrs. 68-69.
13 Conclusie Companyline, nr. 50.
14 Conclusie Postkantoor, nr. 70.
15 Zie A-G Ruiz-Jarabo Colomer, conclusie Companyline, nrs. 39-41.
Spoor ziet in het na het Baby-Dry arrest gewezen Companyline-arrest
een mogelijke aanwijzing dat het Hof in eerstgenoemd arrest alleen
over art. 7 lid 1 sub c Vo heeft geoordeeld (J.H. Spoor, BIE 2002, p.
368). Ook Hoorneman meent dat het HvJEG alleen over sub c een
uitspraak heeft gedaan. Volgens hem kan, omdat sub c als een
verbijzondering van sub b kan worden beschouwd (een beschrijvend merk
als subcategorie van de groep merken zonder onderscheiden vermogen),
een merk dat op grond van het 'merkbaar-verschil-criterium' de test
van sub c passeert, toch nog stranden op sub b (W. Hoorneman,
BMM-Bulletin 2003, pp. 7-8). Deze opvatting is aangetroffen in
vonnissen van sommige Britse rechters, teneinde daarmee de drempel
voor de inschrijving van beschrijvende merken hoog te houden. Zie C.
Loweth, Baby-Dry form a UK perspective, BMM-Bulletin 2003, pp. 2-3 en
Hoorneman, a.w., p. 8.
16 Vindplaatsen in voetnoot 5.
17 Het hof verwijst hierbij in rov. 22 uitdrukkelijk naar de conclusie
van A-G Ruiz Jarabo Colomer (nr. 58 e.v.) waarin deze kritiek had
geuit op de toetsing door het Hof in het Baby-Dry-arrest.
18 Vindplaatsen in voetnoot 5.
Hoge Raad der Nederlanden