Uitspraak Hoge Raad LJN-nummer: AF9710 Zaaknr: C01/151HR
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 19-12-2003
Datum publicatie: 19-12-2003
Soort zaak: civiel - civiel overig
Soort procedure: cassatie
19 december 2003
Eerste Kamer
Nr. C01/151HR
JMH
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. ROCHE NEDERLAND B.V. gevestigd te Mijdrecht,
2. de vennootschap naar Zwitsers recht F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G.,
gevestigd te Basel, Zwitserland,
EISERESSEN tot cassatie,
incidenteel verweersters,
advocaat: voorheen mr. L.M. Schreuders Ebbekink, thans mr. R.S.
Meijer,
t e g e n
1. , wonende te , Verenigde Staten van
Amerika,
2. , wonende te , Verenigde Staten van
Amerika,
VERWEERDERS in cassatie,
incidenteel eisers,
advocaat: mr. W. Taekema.
1. Het geding in feitelijke instanties
Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Roche c.s. - hebben bij
exploit van 20 maart 1997 verweerders in cassatie - verder te noemen:
c.s. - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en -
na wijziging van eis bij conclusie van repliek - gevorderd bij vonnis,
voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse deel van
het Europees octrooi 0.131.627 nietig te verklaren.
c.s. hebben de vordering bestreden.
De rechtbank heeft bij vonnis van 1 juli 1998 de vordering tot
nietigverklaring afgewezen.
Tegen dit vonnis hebben Roche c.s. hoger beroep ingesteld bij het
gerechtshof te 's-Gravenhage.
c.s. hebben bij memorie van antwoord geconcludeerd dat de
nietigheidsvordering (met verbetering van gronden) afgewezen dient te
worden en dat (primair) het octrooi ongewijzigd dan wel (subsidiair)
conclusie 1 gewijzigd conform de uitspraak van het Bundespatentgericht
in stand gehouden dient te worden.
Bij arrest van 25 januari 2001 heeft het hof het vonnis van de
Rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, het octrooi, voor
Nederland, gedeeltelijk nietig verklaard, waarbij het Hof het octrooi
in stand heeft gehouden voor zover daarin alsnog de beperkende
clausule overeenkomstig het voormeld Duits vonnis wordt opgenomen,
zoals in het dictum van het arrest is vermeld.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof hebben Roche c.s. beroep in cassatie
ingesteld. c.s. hebben incidenteel cassatieberoep
ingesteld. De cassatie-dagvaarding en de conclusie van antwoord tevens
houdende het incidenteel beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken
daarvan deel uit.
Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het
beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot
verwerping van het principaal en het incidenteel beroep.
Mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam, heeft namens de advocaat van
c.s. bij brief van 19 juni 2003 op die conclusie
gereageerd.
3. Beoordeling van het middel in het principale beroep
3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten die zijn vermeld
onder 1.1 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
3.2 De vordering van Roche strekt tot nietigverklaring van het
Nederlandse deel van het Europees octrooi 131.627. De rechtbank heeft
deze vordering afgewezen. Het hof heeft het octrooi nietig verklaard
voor zover het is verleend voor Nederland en voor zover de
beschermingsomvang van de conclusies uitgaat boven hetgeen het hof
nader heeft omschreven als hiervoor in 1 is vermeld.
3.3 Onderdeel 1 keert zich tegen rov. 13 en 14 van het bestreden
arrest. Het betoogt dat het hof ten onrechte, althans zonder
toereikende motivering, octrooiconclusie 1 (en de overige
octrooiconclusies) niet geheel nietig heeft verklaard ondanks zijn
oordeel (in rov. 12) dat het 200.000 dalton (Da) CEA volgens conclusie
1 van het octrooi niet een andere stof is dan het CEA met een
molecuulgewicht van 180.000 Da volgens het Wistar-octrooi en dat de
materie van conclusie 1 in zoverre niet nieuw is ten opzichte van
hetgeen bekend is uit het Wistar-octrooi. Dit betoog wordt uitgewerkt
in een aantal rechts- en motiveringsklachten (1.1 tot en met 1.10) die
hierna zullen worden behandeld. Al deze klachten falen.
3.4.1 Onderdeel 1.1 klaagt dat 's hofs overweging dat tussen partijen
onomstreden is dat het in het Wistar-octrooi beschreven antilichaam in
zoverre verschilt van het in conclusie 1 van het aangevallen octrooi
beschreven antilichaam dat de binding van dit laatste aan CEA volledig
wordt verhinderd door polyklonaal geiten-anti-CEA serum, getuigt van
een onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken, omdat Roche dit
nimmer heeft erkend.
3.4.2 Het oordeel van het hof moet aldus worden verstaan dat, ook al
heeft Roche steeds (als primaire stelling) aangevoerd dat het in het
Wistar-octrooi beschreven antilichaam niet verschilt van het
antilichaam zoals beschreven in conclusie 1 van het aangevallen
octrooi, niet omstreden is dat gelet op de stand van de techniek in
zoverre van nieuwheid sprake is dat de binding van het antilichaam van
het in conclusie 1 omschreven octrooi geheel wordt verhinderd door
polyklonaal geiten-anti-CEA serum en het octrooi van c.s.
in zoverre verschilt van dat van het Wistar-octrooi. Hieraan doet niet
af dat Roche heeft bestreden dat dit verschil in voorkomende gevallen
voldoende zekerheid geeft over de vraag of men te maken heeft met een
Wistar-antilichaam dan wel een antilichaam van c.s.,
omdat geiten-anti-CEA serum niet altijd dezelfde samenstelling heeft.
Het hof heeft kennelijk, op het voetspoor van het Duitse
Bundespatentgericht, aangenomen dat de aanduiding
geiten-anti-CEA-serum, ondanks de variaties in de samenstelling
daarvan, voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is om het
octrooi van c.s. te onderscheiden van het Wistar-octrooi.
Aldus verstaan is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk.
3.5.1 Onderdeel 1.2 bestrijdt het oordeel van het hof dat een
conclusie overeenkomstig conclusie 1 van het octrooi, waarin de door
c.s. voorgestelde begrenzing is opgenomen, nieuw is ten
opzichte van hetgeen al bekend was uit het Wistar-octrooi, alsmede dat
daardoor de begrenzing van het octrooi duidelijk wordt vastgesteld
zonder dat hetgeen het octrooi beschermt veranderd wordt en de
beschermingsomvang uitgebreid wordt. Volgens Roche heeft het hof
verzuimd in te gaan op een aantal essentiële stellingen die in het
middel nader zijn omschreven.
3.5.2 Deze stellingen strekken alle ter ondersteuning van het
standpunt van Roche dat de test met polyklonaal geiten-anti-CEA serum
niet geschikt is antilichamen tegen een bepaald antigeen op relevante
wijze (voor de nieuwheidseis) van elkaar te onderscheiden, en dat de
toevoeging aan conclusie 1 niet op relevante wijze de antilichamen van
het octrooi van Roche kan onderscheiden van de antilichamen zoals
beschreven in het Wistar-octrooi. Anders dan het onderdeel betoogt,
behoefde het hof niet een eigen oordeel te geven over de eigenschappen
van polyklonaal geiten-anti-CEA-serum met het oog op het onderscheiden
van antilichamen, maar kon het volstaan met een beoordeling van de
vraag of de in conclusie 1 aangebrachte beperking voor de gemiddelde
vakman voldoende is om de antilichamen volgens het octrooi te
onderscheiden van die volgens het Wistar-octrooi. Het hof heeft, zoals
hiervoor in 3.4 is overwogen, deze vraag bevestigend beantwoord. Het
onderdeel is derhalve tevergeefs voorgesteld.
3.6.1 Onderdeel 1.3 klaagt dat het hof naar de maatstaven die zijn
neergelegd in het arrest van 9 februari 1996, nr. 15924, NJ 1998, 2
(Spiro/Flamco) het betoog van Roche dat het voor de gemiddelde vakman
die kennis neemt van zowel het octrooischrift als van de stand van de
techniek op de prioriteitsdatum, niet tevoren duidelijk was dat het
octrooi in de ten processe bedoelde zin beperkt zou moeten worden
gelezen, ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, heeft
verworpen, althans dat het hof heeft miskend dat bij de bepaling van
de beschermingsomvang van het overgebleven octrooi meer nog dan bij
een volledig octrooi het risico van onduidelijkheid voor de gemiddelde
vakman voor rekening van de octrooihouder moet komen. Deze klacht
wordt uitgewerkt in de onderdelen 1.4 tot en met 1.7.
3.6.2 De klachten van al deze onderdelen bouwen ten dele voort op
onderdeel 1.2 en moeten derhalve het lot daarvan delen. Voor het
overige miskennen zij dat het aan de rechter die over de feiten
oordeelt, is om vast te stellen wat de gemiddelde vakman al dan niet
leest in een octrooischrift in combinatie met de stand van de techniek
op de prioriteitsdatum. Het hof heeft daarbij klaarblijkelijk getoetst
aan de door het middel bedoelde maatstaven en zijn oordeel voldoende
en begrijpelijk gemotiveerd. Voor zover het middel klaagt over de
ontoereikendheid van de motivering, stelt het daaraan eisen die geen
steun vinden in het recht.
3.7 Onderdeel 1.8, dat klaagt over schending van art. 84 Europees
Octrooiverdrag (EOV), bouwt voort op onderdeel 1.2 en moet het lot
daarvan delen.
3.8 Onderdeel 1.9 klaagt dat de toevoeging aan octrooi-conclusie 1
materie introduceert die uitgaat boven de inhoud van de aanvrage zoals
die is ingediend, zodat sprake is van strijdigheid met art. 123 lid 2
EOV. Het hof heeft echter, anders dan Roche, die aanvraag kennelijk
niet aldus gelezen dat door de nader toegevoegde begrenzing een
octrooi zou resteren dat de grenzen van de aanvraag te buiten gaat.
Dit oordeel van het hof is van feitelijke aard en kan in cassatie niet
op juistheid worden getoetst.
3.9.1 Volgens onderdeel 1.10 is het in strijd met de eisen van een
goede procesorde dat het hof octrooi-conclusie 1 in stand houdt met
een toevoeging die c.s. eerst bij memorie van antwoord,
die is genomen 28 dagen vóór de datum van de pleidooien bij het hof,
hebben voorgesteld. Hierdoor had Roche, naar zij stelt, niet de
mogelijkheid om gedegen experimenteel onderzoek te doen ter
ondersteuning van haar argumenten tegen instandhouding van conclusie 1
met de door c.s. voorgestelde toevoeging. Subsidiair
voert het onderdeel aan dat het hof in ieder geval niet de
octrooiconclusie met de toevoeging in stand had mogen houden zonder
eerst Roche de gelegenheid te hebben gegeven dergelijk onderzoek uit
te voeren en aan de hand van de resultaten van dit onderzoek haar
tegenargumenten te substantiëren.
3.9.2 In het algemeen kan niet worden aanvaard dat een periode van 28
dagen tussen memorie van antwoord en de datum van de pleidooien te
kort is om zich deugdelijk te kunnen verweren tegen hetgeen in de
memorie van antwoord is aangevoerd. Het hof behoefde in die tijdsduur
dan ook niet ambtshalve reden te vinden voor aanhouding van de
pleidooien in verband met de handhaving van het recht van hoor en
wederhoor. Voor zover Roche aan een langere periode dan 28 dagen
behoefte had in verband met de mogelijkheid van verweer aan de hand
van daartoe uit te voeren proefnemingen, had zij met een beroep daarop
om aanhouding van de pleidooien kunnen verzoeken, doch niet gebleken
is dat zij dat ook heeft gedaan. Van strijd met de eisen van een goede
procesorde kan daarom ook in dit opzicht geen sprake zijn geweest.
3.10.1 Onderdeel 2 keert zich tegen rov. 15 en 16 van het bestreden
arrest, waarin het hof heeft geoordeeld dat het abstract van Newell
c.s. niet bezwarend is voor de nieuwheid van de materie van de
(herziene) conclusie 1. Het hof heeft overwogen dat Newell beschrijft
hoe antilichamen tegen CEA kunnen worden ingedeeld in drie
verschillende klassen, zoals ook in het onderhavige octrooi wordt
uitgelegd, en dat van de bereide antilichamen 30% van klasse III is,
doch dat daarbij niet wordt aangegeven hoe dergelijke antilichamen van
de overige 70% zijn te separeren.
3.10.2 Onderdeel 2.1 brengt hiertegen in dat alle volgens de gangbare
techniek door de desbetreffende kloon geproduceerde antilichamen
identiek zijn (een monoklonaal antilichaam behoort hetzij tot klasse
III hetzij niet tot klasse III) en er derhalve niets valt te
separeren. Deze klacht berust echter op een onjuiste lezing van het
arrest en kan daarom niet tot cassatie leiden. Met het woord separeren
heeft het hof kennelijk bedoeld dat met de door Newell bedoelde
werkwijze weliswaar in een aantal gevallen antilichamen van klasse III
werden verkregen, maar dat zulks naar de stand van de techniek zoals
deze bestond op de prioriteitsdatum berustte op toeval en onduidelijk
was of dit was geschied (de kans daarop was 30%), terwijl het octrooi
van c.s. aan de vakman een werkwijze verschafte door
toepassing waarvan met zekerheid een antilichaam van klasse III kon
worden verkregen.
3.10.3 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof zijn bestreden oordeel vooral
heeft gebaseerd op de overweging dat uit het aangevallen octrooi
blijkt hoe klasse III antilichamen kunnen worden gesepareerd van de
overige antilichamen, namelijk bijvoorbeeld met zuiver
meconiumantigeen.
Indien dit laatste al nuttig of nodig is, hetgeen Roche betwist, is
het alleen nuttig of nodig om voor elke hybridoma kloon vast te
stellen of het daardoor geproduceerde monoclonale antilichaam tot
klasse III behoort of niet: geen separatie, maar identificatie, aldus
het onderdeel. De klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet
tot cassatie leiden, omdat het hof blijkens het vorenoverwogene met
separeren kennelijk het oog had op het laatste, te weten het
onderscheiden van klasse III antilichamen van andere met behulp van de
werkwijze van Newell geproduceerde antilichamen, hetgeen blijkens het
octrooi van c.s. wordt bewerkstelligd met behulp van
zuiver meconiumantigeen.
3.11.1 Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 18 waarin het hof overweegt
dat de door Roche genoemde publicaties ook niet bezwarend zijn voor de
inventiviteit van de materie van (de herziene) conclusie 1.
3.11.2 Onderdeel 3.1 bouwt voort op onderdeel 2 en moet het lot
daarvan delen.
3.11.3 Volgens onderdeel 3.2 is de in het aangevallen octrooi gevolgde
weg identiek aan de weg die voor de verkrijging van het
Wistar-antilichaam is gevolgd en beschreven in het abstract van Newell
c.s., te weten de klassieke monoklonale antilichamentechniek van
Köhler en Milstein. Het CEA-specifieke monoklonale antilichaam volgens
het Wistar-octrooi is, aldus het onderdeel, hetzelfde als het
antilichaam volgens (de herziene) conclusie 1, althans het tegendeel
staat niet vast. Het onderdeel faalt echter, omdat het hof de
inventiviteit van het octrooi blijkbaar hierin heeft gezocht dat voor
de gemiddelde vakman die een monoklonaal antilichaam in de klasse III
wilde bereiden, de op de prioriteitsdatum bestaande techniek daarvoor
niet toereikend was, omdat geen zekerheid kon worden verkregen dat met
deze techniek het beoogde resultaat werd bereikt, welke zekerheid naar
's hofs oordeel wel werd geboden in het aangevallen octrooi. Dit
oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het
behoefde niet verder te worden gemotiveerd.
3.11.4 Onderdeel 3.2 klaagt voorts dat, voor zover het hof bedoelt dat
de andere resultaten van de inhibitietest bij toepassing op
Wistar-antilichamen enerzijds en op de antilichamen geclaimd in
octrooiconclusie 1 van het aangevallen octrooi anderzijds
teweegbrengen dat deze antilichamen op relevante wijze van elkaar
worden onderscheiden, dit oordeel zonder te dezen ontbrekende
motivering onbegrijpelijk is. Deze klacht faalt evenwel, omdat zij
uitgaat van de onjuiste veronderstelling dat op de prioriteitsdatum
reeds een antilichaam als bedoeld in octrooiconclusie 1 bekend zou
zijn en wel op zodanige wijze dat de gemiddelde vakman, bekend met de
stand van de techniek, dit antilichaam zou kunnen (na)maken. Het hof
is echter juist ervan uitgegaan dat een dergelijk antilichaam toen nog
niet bestond en achtte om deze reden de uitvinding van
c.s. voldoende inventief.
3.12.1 Onderdeel 4 bestrijdt het oordeel van het hof in rov. 20 tot en
met 22 dat zuiver meconiumantigeen volgens octrooiconclusie 2 nieuw en
inventief is en dat het artikel van Matsuoka niet in de weg staat aan
dit oordeel. Het hof heeft vastgesteld dat het uit meconium
geïsoleerde antigeen NCA-2 dat door Matsuoka wordt beschreven
hetzelfde is als het meconiumantigeen volgens het aangevallen octrooi.
Naar het oordeel van het hof is zuiver meconiumantigeen volgens
conclusie 2 niettemin nieuw en inventief, omdat het zuiver NCA-2 dat
is beschreven in het artikel van Matsuoka, nog steeds enige CEA als
verontreiniging bevat en het zuivere meconiumantigeen volgens
conclusie 2 geen CEA-verontreinigingen bevat. Het onderdeel klaagt dat
het hof aldus heeft miskend dat de zuiverheid van een stof geen
kenmerk kan zijn dat die stof kan onderscheiden van een reeds bekende
stof met een lagere zuiverheid, althans dat het hof onvoldoende heeft
gemotiveerd waarom het de mate van zuiverheid van doorslaggevende
betekenis acht.
3.12.2 Ook dit onderdeel treft geen doel. Het hof heeft
klaarblijkelijk doorslaggevend geacht dat het gezuiverde NCA-2 dat
door Matsuoka wordt beschreven, niet de mogelijkheid verschaft om de
in het octrooi bedoelde werkwijze toe te passen om antilichamen te
verkrijgen die specifiek en uniek zijn voor CEA en dat de gemiddelde
vakman die leest dat het meconiumantigeen volgens conclusie 2 van het
octrooi van c.s. geen CEA bevat, hieruit kan afleiden dat
het in zoverre om een nieuw meconiumantigeen gaat. Dit oordeel geeft
niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het is toereikend
gemotiveerd.
4. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep
4.1.1 Middel I keert zich tegen rov. 12 van het bestreden arrest
waarin het hof op grond van de daaraan voorafgaande overwegingen heeft
geoordeeld dat de materie van conclusie 1 in zoverre als daarin nader
aangegeven, niet nieuw is ten opzichte van het bekende uit het
Wistar-octrooi en daarom dit octrooi gedeeltelijk nietig heeft
verklaard.
4.1.2 Onderdeel I.1 bevat naar de kern de klacht dat het oordeel van
het hof dat het Wistar-octrooi en het octrooi van c.s.
betrekking hebben op hetzelfde CEA onbegrijpelijk is in het licht van
de door c.s. ter staving van het tegendeel aangevoerde
stellingen. Deze klacht gaat niet op. Zowel in het Wistar-octrooi als
in het octrooi van c.s. wordt gesproken van
"carcinoembryonic antigen" en het hof heeft kennelijk en niet
onbegrijpelijk in de stellingen van c.s. geen
aanknopingspunt gevonden voor het oordeel dat de gemiddelde vakman die
van beide documenten kennis neemt en van de stand van de techniek op
de hoogte is, zal aannemen dat het in beide octrooigeschriften om
telkens een ander antigeen gaat. Omdat het verschil in beide
geschriften uitsluitend is aangegeven door middel van een verwijzing
naar het molecuulgewicht, is begrijpelijk dat het hof zich daarop
heeft geconcentreerd. Nu het hof heeft vastgesteld dat het CEA een
stof is waarvan het molecuulgewicht kan variëren van 180.000 tot
200.000 Da, heeft het hof kennelijk op grond daarvan geoordeeld dat de
gemiddelde vakman daaruit zal afleiden dat het om hetzelfde CEA gaat
waarvoor in het Wistar-octrooi al een antilichaam was uitgevonden. Het
door het middel bestreden oordeel van het hof dat de nadere begrenzing
die c.s. alsnog aan hun octrooi hebben toegevoegd,
noodzakelijk was om dit voldoende af te bakenen van het
Wistar-octrooi, is derhalve niet onbegrijpelijk.
4.1.3 Onderdeel I.2 faalt reeds omdat in octrooiconclusie 1 niet als
kenmerk is opgenomen dat het antilichaam van c.s. bindt
aan een epitoop op het gamma-gebied.
4.1.4 Uit de verwerping van de voorgaande klachten volgt dat ook
onderdeel I.3 niet kan slagen.
4.1.5 Onderdeel I.4 verwijt het hof niet te zijn ingegaan op een
aantal stellingen van c.s. waaruit volgens hen zeer
duidelijk zou blijken dat en waarom het Wistar-antilichaam niet
nieuwheidsschadelijk is. Deze klacht faalt, omdat uit rov. 13 van het
bestreden arrest volgt dat het hof deze stellingen heeft verworpen. In
het licht van de regel dat het aan de octrooihouder verleende
uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van
het octrooischrift, waarbij de beschrijving dient tot uitleg van die
conclusies, is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk.
4.2 Middel II bestrijdt de beslissing van het hof dat
c.s. worden verwezen in de proceskosten van beide instanties. Volgens
het onderdeel is "volstrekt onbegrijpelijk" waarom c.s.
grotendeels in het ongelijk zijn gesteld, nu in het principale hoger
beroep het octrooi door het hof in nauwelijks gewijzigde vorm in stand
is gelaten en het hof in het incidentele hoger beroep de opvatting van
c.s. omtrent de beschermingsomvang van het octrooi heeft
onderschreven. De klacht slaagt niet, omdat het oordeel van het hof
niet onbegrijpelijk is in het licht van de door het hof genomen
beslissingen waarbij c.s. in het principaal hoger beroep
gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld en het hof in het
incidenteel hoger beroep heeft geoordeeld dat de grieven falen. Dit
oordeel kan voor het overige, als van feitelijke aard, in cassatie
niet op juistheid worden onderzocht.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
in het principale beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Roche in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze
uitspraak aan de zijde van c.s. begroot op EUR 286,89 aan
verschotten en EUR 1.365,-- voor salaris;
in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;
veroordeelt c.s. in de kosten van het geding in cassatie,
tot op deze uitspraak aan de zijde van Roche begroot op EUR 68.07 aan
verschotten en EUR 1.365,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter
en de raadsheren A. Hammerstein, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakels,
en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 19
december 2003.
*** Conclusie ***
C 01/151 HR
Mr. F.F. Langemeijer
Zitting 6 juni 2003 (nietigheidsprocedure)
Conclusie inzake:
1. Roche Nederland B.V.
2. F. Hoffmann-La Roche A.G.
tegen
1.
2.
In dit octrooigeschil is de nietigheid van een Europees octrooi
ingeroepen omdat niet zou zijn voldaan aan de eisen van nieuwheid en
inventiviteit. De appelrechter heeft het octrooi partieel nietig
verklaard, een nieuwe tekst van het octrooi vastgesteld en voor het
overige het beroep op nietigheid van het octrooi verworpen. In
cassatie wordt van weerskanten tegen de beslissing opgekomen.
1. De feiten en het procesverloop
1.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten vermeld in rov. 1
van het bestreden arrest, dat weer verwijst naar het vonnis van de
rechtbank. In het stadium van cassatie is daaruit het volgende van
belang:
1.1.1. zijn rechthebbende op het Europees octrooi nr.
131.627, dat op 20 mei 1992 aan hen is verleend op hun aanvrage d.d.
20 januari 1984, voor "specific CEA-family antigens, antibodies
specific thereto and their methods of use". In de octrooiaanvrage is
beroep gedaan op prioriteit vanaf 21 januari 1983. Het octrooi strekt
zich uit over de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland,
Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein,
Luxemburg, Nederland en Zweden.
1.1.2. De conclusies 1 en 2 van het octrooi luiden in de authentieke
Engelse tekst:
"1. A purified hybridoma-derived monoclonal antibody which
specifically binds to an epitope on carcinoembryonic antigen (CEA),
said antibody being a Class III anti-CEA monoclonal antibody which
specifically binds to an epitope on 200,000 dalton CEA, but does not
specifically bind to either meconium antigen or non-specific
crossreacting antigen.
2. Pure meconium antigen, characterized in that:
it has a molecular weight of 185,000
it has the a1 and ß1 and ß2 antigenic sites of CEA but lacks the
gamma1 site."
De octrooiconclusies onder 3 tot en met 6 beschrijven een
immunoproef-werkwijze voor het bepalen van carcino-embryonaal antigeen
(CEA) in een serum of plasmamonster, in diverse varianten. De
conclusies onder 7 tot en met 10 beschrijven de daarvoor benodigde
uitrusting ("immuno-assay kit")(1).
1.1.3. Bij beslissing d.d. 23 maart 1995 van de Oppositie-afdeling van
het Europees Octrooibureau is het door een derde (Behringwerke A.G.)
ingestelde verzet verworpen en is het octrooi gehandhaafd in de vorm
waarin het oorspronkelijk was verleend.
1.1.4. Het octrooi heeft betrekking op enzym-immunoassays. Daarbij
wordt een bepaalde stof, in casu het antigeen CEA, gedetecteerd
doordat een oplossing waarin dat antigeen wordt vermoed in aanraking
wordt gebracht met een vaste fase, waarop een antilichaam is
aangebracht dat specifiek reageert met het te detecteren antigeen en
dat antigeen a.h.w. "vangt" en aldus bindt aan die vaste fase. Dit
antilichaam wordt ook wel aangeduid als het "capture antibody". Een
reactie tussen een monoclonaal antilichaam en een antigeen vindt
plaats doordat het desbetreffende antigeen een voor het monoclonale
antilichaam specifieke bindingsplaats (epitoop) bezit.
Vervolgens wordt de aldus op de vaste fase gevormde combinatie van
capture-antibody en antigeen in aanraking gebracht met een vloeistof
waarin zich vrije antilichamen bevinden - eveneens specifiek voor het
te detecteren antigeen - gekoppeld aan een enzym. Dit laatste
anti-lichaam-met-enzym (ook wel aangeduid als "probe-antibody") bindt
aan het op de vaste fase gebonden antigeen. Vervolgens wordt een
enzym-substraat toegevoegd dat door het enzymgedeelte van de
combinatie (vaste
fase)-(capture-antibody)-(antigeen)-(probe-antibody)-(enzym) zal
worden omgezet in, bijvoorbeeld, een kleurstof zodat de hoeveelheid
"gevangen" antigeen kan worden gemeten.
1.1.5. Voor zover hier van belang kunnen antilichamen worden
onderverdeeld in drie klassen:
Klasse I: reageert zowel met CEA als met NCA en MA;
Klasse II:reageert alleen met CEA en NCA(2);
Klasse III:reageert uitsluitend met CEA.
1.1.6. Hoffman-La Roche A.G. en Roche Nederland B.V. brengen
CEA-EIA-kits in het verkeer onder de merknaam COBAS CORE CEA EIA. In
deze kits wordt gebruik gemaakt van monoclonale antilichamen (Mab =
monoclonal antibody) en wel: van de Mab C 19 (als capture Mab) en T
84.66 (als probe Mab).
1.2. en een Amerikaanse licentiehouder zijn in Nederland
een procedure begonnen tegen Roche Nederland B.V., Hoffman-La Roche
A.G. en andere Roche-vennootschappen, stellende dat deze inbreuk maken
op het onder 1.1.1 genoemde octrooi door de onder 1.1.6 genoemde kits
in het verkeer te brengen(3). Roche Nederland B.V. en F. Hoffmann-La
Roche A.G. hebben bij inleidende dagvaarding d.d. 20 maart 1997 een
vordering ingesteld tot nietigverklaring van het octrooi van
(4). Zij hebben daartoe aangevoerd dat de geoctrooieerde
uitvinding niet voldoet aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit.
1.3. Nadat verweer hadden gevoerd, heeft de rechtbank te
's-Gravenhage bij vonnis van 1 juli 1998 de vordering tot
nietigverklaring afgewezen. Voor een goed begrip van het vonnis
vermeld ik reeds thans, dat het voornaamste geschilpunt is: welke
betekenis moet worden toegekend aan de vermelding van 200.000 Dalton
CEA in conclusie nr. 1 van het octrooi. Is deze vermelding bedoeld als
een beperking van de "claim" tot een antilichaam dat specifiek bindt
aan CEA met een molecuulgewicht van 200.000 Dalton? Zo ja, dan is er
volgens de Roche-vennootschappen geen sprake van een inbreuk. Zo neen,
dan is volgens de Roche-vennootschappen op de prioriteitsdatum niet
voldaan aan het vereiste van nieuwheid. De rechtbank heeft dit
geschilpunt in de eerstgenoemde zin opgelost: de verwijzing naar
200.000 Dalton CEA is te beschouwen als een wezenlijke beperking (rov.
6 Rb); daarvan uitgaande, voldoet het octrooi aan het vereiste van
nieuwheid. De consequentie is dat de rechtbank in de parallelle
inbreukprocedure geen inbreuk aannam. Met betrekking tot de bezwaren
van de Roche-vennootschappen tegen octrooiconclusie nr. 2, overwoog de
rechtbank dat de beschreven uitvinding voldoet aan het vereiste van
nieuwheid: de door de Roche-vennootschappen genoemde oudere
publicaties openbaren niet déze uitvinding (rov. 15 Rb). Tenslotte
verwierp de rechtbank de overige bezwaren van de
Roche-vennootschappen.
1.4. De Roche-vennootschappen zijn van dit vonnis in hoger beroep
gekomen bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. In de appelfase is
beroep gedaan op een vonnis van het Bundespatentgericht d.d. 17
december 1998 in een procedure tot nietigverklaring van hetzelfde
octrooi, welke F. Hoffmann-La Roche A.G. in Duitsland had aangespannen
tegen . Het Bundespatentgericht heeft, voor de
Bondsrepubliek Duitsland, het octrooi gedeeltelijk nietig verklaard,
maar in stand gehouden voor zover in octrooiconclusie 1 alsnog een
beperkende clausule werd opgenomen.
1.5. Bij arrest van 25 januari 2001 heeft het hof het vonnis van de
rechtbank vernietigd en het octrooi, voor Nederland, gedeeltelijk
nietig verklaard. Het hof heeft het octrooi in stand gehouden voor
zover daarin alsnog de beperkende clausule overeenkomstig het Duitse
vonnis wordt opgenomen. Deze clausule, aan het slot van conclusie nr.
1, luidt: "the binding of the antibody to CEA being completely
inhibited by polyclonal goat anti-CEA antiserum". Het meer of anders
gevorderde werd afgewezen.
1.6. De Roche-vennootschappen hebben tijdig beroep in cassatie
ingesteld. hebben geconcludeerd tot verwerping van dit
beroep en hebben, van hun kant, incidenteel cassatieberoep ingesteld.
Nadat de Roche-vennootschappen hierop hadden geantwoord, hebben
partijen hun standpunten schriftelijk laten toelichten, met re- en
dupliek.
2. Inleidende opmerkingen
2.1. Het hof heeft, in cassatie onbestreden, overwogen dat art. 103
lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 meebrengt dat in dit geding nog de
bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1910 van toepassing zijn (zie rov.
2). Art. 51 lid 1 onder a van die wet houdt in dat een octrooi nietig
wordt verklaard voor zover het octrooi ingevolge (onder meer) de
artikelen 52-57 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) niet had behoren
te worden verleend(5). Van de genoemde artikelen zijn met name van
belang: art. 52 lid 1 EOV, inhoudend dat octrooien worden verleend
voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten
en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid, art.
54 EOV waarin het vereiste van nieuwheid nader is uitgewerkt en art.
56 EOV waarin het vereiste van inventiviteit nader is uitgewerkt.
2.2. De Nederlandse rechter beschikt over de mogelijkheid een verleend
octrooi gedeeltelijk nietig te verklaren. In HR 9 februari 1996, NJ
1998, 2 m.nt. DWFV, rov. 3.3, werd hieromtrent overwogen:
"Voorop moet worden gesteld dat ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en
onder a, ROW een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten
dele nieuw is in de zin van art. 2 ROW of slechts ten dele inventief
is als bedoeld in art. 2A Row, en daarom in zoverre niet had behoren
te worden verleend, partieel nietig kan worden verklaard, welke
nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5 terugwerkende kracht heeft.
In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is
overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, is zulks
evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die
kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de
techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen
van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig,
wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een
aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor
deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens
dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds
tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van
het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de
voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi
slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling
gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden
engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman
voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande
octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de
nietigverklaring wordt gevorderd."
In HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV, rov. 3.3.3, heeft de
Hoge Raad overwogen dat er geen aanleiding is om na de wijziging van
de ROW 1910 terug te komen van de zojuist geciteerde beslissing.
2.3. Wanneer het gaat om de vraag wat voor de gemiddelde vakman aan de
hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand
van de techniek op de voorrangsdatum wel of niet duidelijk is, kan
aansluiting worden gezocht bij de maatstaf van art. 69 EOV in
verbinding met het daarbij behorende Protocol(6). Het hof refereert in
rov. 6 aan deze maatstaf.
3. Bespreking van het principaal cassatiemiddel
3.1. Het principaal cassatiemiddel is opgebouwd uit vier
hoofdonderdelen. Onderdeel 1 heeft betrekking op de vraag of
octrooiconclusie nr. 1 mét de daarin aangebrachte clausulering voldoet
aan het vereiste van nieuwheid, rekening houdend met hetgeen reeds
bekend was uit de oudere octrooiaanvrage van Wistar. Onderdeel 2 heeft
betrekking op dezelfde vraag, maar dan in relatie tot een
tijdschriftartikel van Newell en anderen, waarin het door
geclaimde antilichaam volgens de Roche-vennootschappen
reeds vóór de prioriteitsdatum bekend was gemaakt. Onderdeel 3 heeft
betrekking op de vraag of octrooiconclusie nr. 1 voldoet aan het
vereiste van inventiviteit. Onderdeel 4 heeft betrekking op de vraag
of octrooiconclusie nr. 2 (het zuivere MA) voldoet aan de vereisten
van nieuwheid en inventiviteit.
Feitelijk geschil
3.2. Door het gebruik van biomedische en chemische vaktermen zijn het
bestreden arrest en de cassatiemiddelen weinig toegankelijk. De
samenvatting van de rechtbank (overgenomen in rubriek 1.1.4 hiervoor)
ziet meer op de in octrooiconclusie nr. 3 beschreven werkwijze dan op
de in de octrooiconclusies nrs. 1 en 2 bedoelde stoffen. Ik wil, hoe
riskant ook, in eigen woorden trachten samen te vatten wat partijen in
cassatie gescheiden houdt.
3.3. De uitvinding waarvoor in de conclusies nrs. 1 en 2 aan
octrooi is verleend heeft betrekking op stoffen die van
belang zijn voor het opsporen van kanker. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de natuurlijke immuunreactie. Wanneer een organisme wordt
blootgesteld aan een vreemd eiwit (antigeen), reageert het
immuunsysteem van dat organisme. Het vormt allereerst antilichamen,
d.w.z. eiwitten die beschikken over een speciale Y-vormige structuur
welke hen in staat stelt zich aan het antigeen te binden op een
bepaalde plaats. Het aanhechtingspunt (bindingsplaats) van het
antigeen wordt epitoop genoemd. De immuunreactie is voltooid wanneer
het antilichaam zich daadwerkelijk bindt aan het antigeen en een
immuuncomplex wordt gevormd. Normaal gesproken reageert een organisme
door polyclonale antilichamen te produceren; dat is als het ware een
spervuur, waarmee het organisme binding mogelijk tracht te maken aan
zoveel mogelijk epitopen. Wanneer het antigeen eenmaal is "herkend",
produceert het organisme antilichamen die specifiek op dat antigeen
binden. Reeds vóór de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi was
een kloontechniek bekend waarmee uit dierweefsel op een bepaalde wijze
("hybridoma-afgeleid") een monoclonaal antilichaam wordt bereid,
d.w.z. een reproduceerbaar antilichaam dat zich specifiek hecht aan
één bepaalde epitoop.
3.4. De belangstelling van de uitvinders ging uit naar de epitopen van
carcino-embryonaal antigeen (CEA). Kankercellen zouden kunnen worden
opgespoord door herkenning van CEA dat zich bevindt in een
bloedmonster van de patiënt, mits een methode wordt gevonden om CEA te
herkennen. Een epitoop bestaat uit aminozuren en suikers
(koolhydraten). Vóór de prioriteitsdatum was bekend dat CEA epitopen
gemeen heeft met bepaalde verwante antigenen, zoals Meconium antigeen
(MA) en niet-specifiek kruisreagerend antigeen (NCA). Een test op de
aanwezigheid van CEA placht daarom valse positieve resultaten te
geven: er vond een zgn. kruisreactie plaats met andere stoffen dan de
gezochte stof. In de gedingstukken wordt een kruisreactie met MA of
NCA ook wel aangeduid als de "vervuiling". Een theoretische indeling
is gemaakt in drie klassen (reeds genoemd in rubriek 1.1.5), al naar
gelang een reactie plaats vindt uitsluitend met CEA, of ook met MA
en/of NCA. hebben gezocht naar een monoclonaal
antilichaam in klasse III, dat wil zeggen een antilichaam dat zich wél
specifiek bindt aan CEA maar zich niet specifiek bindt aan MA of aan
NCA. Zij menen zo'n antilichaam te hebben gevonden: dit is beschreven
in octrooiconclusie nr. 1. Het in octrooiconclusie nr. 2 beschreven
zuiver Meconium antigeen - iets wat volgens tot dan toe
niet bekend was omdat men de vereiste graad van zuiverheid niet had
kunnen bereiken - dient voornamelijk als hulpmiddel om het antilichaam
zoals omschreven in conclusie nr. 1 te bereiden.
3.5. Op de prioriteitsdatum was reeds een antilichaam bekend met
behulp waarvan bepaalde vormen van darmkanker kunnen worden
opgespoord. Dat was de uit 1980 daterende octrooiaanvrage van het
Wistar Institute(7). In het Wistar-octrooi is sprake van een "antibody
having a specificity for 180,000 dalton molecular weight
carcinoembryonic antigen". stellen dat zij, om hun
uitvinding af te bakenen van het Wistar-octrooi, de tekst van hun
"claim" onder nr. 1 hebben aangepast en hun uitvinding nader hebben
aangeduid als een antilichaam dat specifiek bindt aan een epitoop op
200.000 Dalton CEA.
3.6. Volgens de Roche-vennootschappen is hiermee sprake van een
wezenlijke beperking van de omvang van de "claim" van :
de beschermde uitvinding ziet uitsluitend op binding aan een epitoop
op CEA met een molecuulgewicht van 200.000 Dalton.
3.7. Volgens is voor de gemiddelde vakman terstond
duidelijk dat een dergelijke beperking niet de bedoeling kan zijn. Het
gewicht van het CEA doet op zich niet ter zake: de gewichtsvermelding
dient uitsluitend om aan te geven welk type CEA hier is bedoeld. Ter
toelichting hebben gesteld dat het Wistar-octrooi,
hoewel ook daar de aanduiding "carcinoembryonic antigen" (CEA) wordt
gebruikt, op een heel ander antigeen betrekking heeft dan hun octrooi.
In het Wistar-octrooi is een antigeen aan de orde dat in de
vakliteratuur bekend is geworden onder de aanduiding CEA/S. Het
octrooi van heeft daarentegen een (met de methode van
Krupey geïsoleerd) CEA op het oog; de werkwijze van het Wistar-octrooi
is niet geschikt om dat CEA te herkennen. Inmiddels, uit
wetenschappelijk onderzoek ná de prioriteitsdatum, is bekend geworden
hoe dit komt: het verschil tussen het CEA, genoemd in het
Wistar-octrooi, en het CEA genoemd in het octrooi van ,
blijkt gelegen te zijn in de aminozuur-volgorde. Op de
prioriteitsdatum was dit nog niet bekend en moesten zij op een andere
wijze aangeven wélk CEA zij bedoelden. Aangezien het Wistar-octrooi
melding maakt van een CEA met een molecuulgewicht van 180.000 Dalton
en het door hen bedoelde CEA in de vakliteratuur werd beschreven als
200.000 Dalton CEA, hebben zij in hun omschrijving bij dit laatste
aansluiting gezocht. In de praktijk kan het molecuulgewicht van CEA
volgens variëren tussen circa 180.000 en circa 200.000
Dalton: de variatie wordt verklaard door het gewicht van de (in het
CEA aanwezige) koolhydraten.
3.8. Tijdens de procedure bij het Bundespatentgericht, waarin de
geldigheid van hetzelfde octrooi op dezelfde gronden werd bestreden,
hebben een beperkende clausule aangebracht: "the binding
of the antibody to CEA being completely inhibited by polyclonal goat
anti-CEA antiserum". Naar het oordeel van het Bundespatentgericht was
het nietigheidsprobleem daarmee opgelost en was de uitvinding van
aldus voldoende afgebakend tot de stand van de techniek,
in het bijzonder tot het Wistar-octrooi. Het Bundespatentgericht heeft
uitdrukkelijk in het midden gelaten of de enkele verwijzing naar CEA
met een molecuulgewicht van 200.000 Dalton voldoende was om het door
bedoelde CEA te onderscheiden van het CEA met een
molecuulgewicht van 180.000 Dalton dat in het Wistar-octrooi wordt
genoemd. Het Bundespatentgericht heeft nog opgemerkt dat CEA niet een
scherp afgebakend begrip is, hetgeen z.i. kenmerkend is voor een
vakgebied als de immunologie(8).
3.9. In de procedure bij het Haagse gerechtshof hebben
bij MvA (punt 27) laten weten dat zij primair vasthouden aan de
oorspronkelijke tekst van de octrooiconclusie, maar dat zij subsidiair
bereid zijn genoegen te nemen met een beperkende clausule zoals in de
Duitse procedure. De Roche-vennootschappen hebben hierin aanleiding
gezien om het octrooi zowel in zijn oorspronkelijke als in zijn
geclausuleerde vorm te bestrijden. Bij pleidooi in appel hebben de
Roche-vennootschappen laten weten dat de clausulering van
octrooiconclusie nr. 1 geen onderwerp is van een beroep tegen de
beslissing van het Bundepatentgericht, maar dat daaruit niet mag
worden afgeleid dat zij het daarmee eens zijn (pleitnota punt 21).
3.10. Het hof heeft de geldigheid van het octrooi zowel in zijn
oorspronkelijke als in de geclausuleerde vorm besproken. Het hof is in
rov. 10-12 tot het oordeel gekomen dat, in de oorspronkelijke vorm,
in hun beschrijving van het antilichaam van
octrooiconclusie nr. 1 onvoldoende afstand hebben genomen tot de stand
van de techniek zoals bekend uit de eerdere Wistar-octrooiaanvrage.
Tegen die beslissing is het - hieronder afzonderlijk te bespreken -
incidenteel cassatiemiddel gericht. Evenals het Bundespatentgericht,
achtte het hof de uitvinding mét de aangebrachte clausule wel
voldoende afgebakend tot de stand van de techniek. Tegen die
beslissing richt zich het principaal cassatiemiddel.
Nieuwheid van octrooiconclusie nr. 1 i.v.m. oudere octrooiaanvrage van
Wistar
3.11. Subonderdeel 1.1 opent met een motiveringsklacht. De klacht
houdt in dat de eerste volzin van rov. 13 - nl. de vaststelling van
het hof dat "onomstreden is" dat het door Wistar beschreven
antilichaam verschilt van het door beschreven
antilichaam doordat de binding van dit laatste aan CEA volledig wordt
verhinderd door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum - onbegrijpelijk
is. Volgens het subonderdeel miskent het hof dat de
Roche-vennootschappen dit wel degelijk hebben tegengesproken bij
pleidooi in appel. De vindplaatsen worden genoemd in het middel en in
de s.t.
3.12. Bij pleidooi in appel (alinea's 98 - 102) hebben de
Roche-vennootschappen inderdaad aangevoerd dat octrooiconclusie nr. 1
niet kan worden "gered" door alsnog daarin op te nemen dat de binding
van het antilichaam aan het CEA geheel wordt verhinderd door
polyclonaal geiten anti-CEA antiserum: enerzijds omdat deze clausule
niet voldoet aan de eis van voldoende kenbaarheid voor de gemiddelde
vakman - op die stelling respondeert het hof in rov. 14 - en
anderzijds omdat het aldus aan de beschrijving toegevoegde kenmerk
niet voldoende is om de vereiste nieuwheid te verzekeren. Aan de
steller van het middel kan worden toegegeven dat het woord
"onomstreden" in rov. 13 wat schril afsteekt tegen laatstgenoemd
verweer. Niettemin valt m.i. wel te begrijpen wat het hof hier heeft
bedoeld.
3.13. Het Wistar-octrooi vermeldt in het beschrijvende gedeelte
uitdrukkelijk dat van geiten afkomstig anti-CEA de binding van het
antilichaam aan het antigeen niet verhindert. Dit behoeft een korte
uitleg. Wanneer van twee antilichamen moet worden vastgesteld of ze
reageren met hetzelfde epitoop van een eiwit, heeft de immunoloog
onder meer de zgn. inhibitietest tot zijn beschikking. Hierbij wordt
eerst het ene antlichaam gebonden aan het eiwit en vervolgens wordt
het andere antilichaam toegevoegd. Vindt dan geen binding plaats, dan
heeft het eerst toegevoegde antilichaam alle epitoopplaatsen
geblokkeerd waaraan ook het tweede antilichaam had kunnen binden.
Vindt geen blokkering plaats, dan reageren beide antilichamen met
verschillende epitopen(9). hebben in de procedure bij
het Bundespatentgericht de beperkende clausule toegevoegd dat binding
van hun antilichaam aan CEA geheel wordt verhinderd door polyclonaal
geiten anti-CEA antiserum. In de procedure bij het Bundespatentgericht
heeft F. Hoffmann-La Roche A.G. aangevoerd dat de term "geiten
anti-CEA antiserum" te weinig bepaald is omdat de exacte samenstelling
van het antiserum afhangt van de geit in kwestie en van de wijze
waarop het gezuiverd is. Het Bundespatentgericht heeft dit argument
van tafel geveegd, kort gezegd omdat geiten anti-CEA antiserum voor de
vakman een bekend begrip en een bruikbare aanduiding was: dit
antiserum werd reeds op de prioriteitsdatum "routinematig" gebruikt
ten dienste van herkenning, meting en zuivering van CEA. Volgens het
Bundespatentgericht is de gemiddelde vakman zich er vanzelfsprekend
van bewust dat geiten anti-CEA antiserum veelvormig is, zoals alle
antisera van dierlijke herkomst, maar doet deze veelvormigheid voor de
gemiddelde vakman niet af aan de duidelijkheid van de aanduiding. Het
Bundespatentgericht heeft dit oordeel nader toegelicht (blz. 15-16).
De argumenten waarmee de Roche-vennootschappen (pleitnota 101-102) het
hof willen overtuigen vormden een herhaling van de discussie voor het
Bundespatentgericht. Het hof moet met het woord "onomstreden" dus
hebben bedoeld dat de Roche-vennootschappen niet bestrijden dat op
zichzelf een verschil is met de stand van de techniek dat de binding
van het antilichaam van aan CEA geheel wordt verhinderd
door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum en dat dit een verschil is
met het antilichaam van het Wistar-octrooi, maar dat zij van mening
zijn dat dit in voorkomende gevallen niet voldoende zekerheid geeft
over de vraag of men te maken heeft met een Wistar-antilichaam dan wel
een antilichaam van , aangezien geiten anti-CEA antiserum
niet altijd dezelfde samenstelling heeft en denkbaar is dat de
samenstelling het resultaat van de inhibitieproef beïnvloedt. In de
redenering van het hof (in het voetspoor van het Bundespatentgericht)
lost deze vraag zich op in de vraag of de aanduiding voor de vakman
voldoende duidelijk is om het verschil aan te geven. Die vraag heeft
het hof bevestigend beantwoord. Ik acht de motiveringsklacht daarom
ongegrond.
3.14. Subonderdeel 1.2 bestrijdt de slotsom in rov. 13 dat de
uitvinding zoals beschreven in de geclausuleerde octrooiconclusie nr.
1 nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek zoals bekend uit
het Wistar-octrooi. De klacht bouwt voort op het vorige subonderdeel.
De Roche-vennootschappen verwijten het hof geen aandacht te hebben
besteed aan zeven stellingen die het middel ontleent aan de pleitnota
zijdens Roche-vennootschappen in hoger beroep.
3.15. Voor zover het subonderdeel klaagt dat 's hofs beslissing
"onjuist" is, klaagt het vergeefs over een oordeel dat aan de
feitenrechter is voorbehouden en in cassatie niet kan worden getoetst.
Voor zover het subonderdeel klaagt dat onbegrijpelijk is om welke
reden het hof aan deze zeven stellingen voorbij is gegaan, acht ik de
klacht ongegrond. De Roche-vennootschappen hebben het hof - en thans
de Hoge Raad - willen betrekken in een strijd tussen beoefenaars van
bio-medische wetenschappen over de vraag of gevallen bestaan waarin
het aangeduide verschil (de toegevoegde clausule) toch niet sluitend
is. De Roche-vennootschappen hebben in dit verband gewezen op
proefnemingen door Mitchell. Kort samengevat, komt hun standpunt
hierop neer dat het resultaat van de inhibitietest afhankelijk is van
de kwaliteit van het bij de proefneming gebruikte antiserum. Hierdoor
zou de ingelaste clausule onvoldoende onderscheidend vermogen hebben,
tenzij in de clausule de subgroep van het te gebruiken antiserum naar
de kwaliteit (de gebruikte geit, de gebruikte zuiveringsmethode enz.)
wordt gepreciseerd. Tegen de achtergrond van de beslissing van het
Bundespatentgericht, waarin dezelfde kwestie aan de orde was (blz.
15-16), is m.i. niet onbegrijpelijk dat het hof niet zulke hoge eisen,
als door de Roche-vennootschappen verlangd, heeft willen stellen aan
de wijze waarop het voor de inhibitietest benodigde antiserum in de
octrooiconclusie wordt aangeduid. Het hof behoefde immers geen
uitsluitsel te geven in bovenbedoeld bio-medisch dispuut, maar kon
zich beperken tot de vraag of door middel van deze clausule voor de
gemiddelde vakman voldoende duidelijk is gemaakt dat en waarin het
antilichaam van zich onderscheidt van het antilichaam
genoemd in het Wistar-octrooi.
3.16. Subonderdeel 1.3 komt neer op de klacht dat het hof in rov. 14
de maatstaven van het (hiervoor in alinea 2.2 geciteerde) arrest
Spiro/Flamco uit het oog heeft verloren. Deze klacht wordt uitgewerkt
in de subonderdelen 1.4 - 1.7. Subonderdeel 1.4 klaagt dat
onbegrijpelijk is op grond waarvan het hof van oordeel is dat is
voldaan aan de eerste maatstaf van het arrest Spiro/Flamco, te weten
dat voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is waar de grenzen
van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig,
wordt geboden. Dat het hof zich van de Spiro/Flamco-maatstaf bewust is
geweest, volgt uit rov. 14. Het subonderdeel voert echter drie
argumenten aan(10):
- in de vervolgconclusies van het octrooischrift is geen enkele
referte te vinden aan de wel of niet verhinderende werking van
polyclonaal geiten anti-CEA antiserum;
- in het inleidend gedeelte van het octrooischrift wordt niet aan deze
wel of niet verhinderende werking van polyclonaal geiten anti-CEA
antiserum gerefereerd, op één uitzondering na: de in rov. 14 genoemde
uiteenzetting op blz. 16 van het octrooischrift. Deze uitzondering
beschrijft volgens de Roche-vennootschappen niet méér dan een enkel
bindingsexperiment met een antilichaam. Volgens het middel is voor de
vakman niet voorzienbaar dat het resultaat van dat bindingsexperiment
zou moeten worden "ingelezen" in de "claim";
- zelfs experts als zelf, toen zij in de verleningsfase
met het Wistar-octrooi werden geconfronteerd, zijn niet op het idee
gekomen om de huidige clausule te gebruiken als afbakening tot Wistar.
Hoe kan het hof dan verlangen dat de gemiddelde vakman op die gedachte
komt?
3.17. Of deze klachten slagen, hangt mede af van de ruimte welke de
Hoge Raad aan de feitenrechter wil laten bij de toepassing van de
maatstaven van het Spiro/Flamco-arrest. In beginsel moet de
vaststelling van wat de gemiddelde vakman wel of niet leest in een
octrooischrift, in combinatie met de stand van de techniek op de
prioriteitsdatum, worden beschouwd als een oordeel van feitelijke
aard. De toegevoegde clausule, "the binding of the antibody to CEA
being completely inhibited by polyclonal goat anti-CEA antiserum", is
op zichzelf voor de vakman begrijpelijk. Wet noch jurisprudentie
stellen de eis dat voor de tekst van een gewijzigde octrooiconclusie
een aanknopingspunt te vinden is in de vervolgconclusies. Wat het
tweede argument betreft, heeft het hof het experiment op blz. 16 van
het octrooischrift in zijn oordeel betrokken, maar daaraan een ander
gewicht gehecht dan de Roche-vennootschappen doen. Dat oordeel geeft
geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere
motivering om begrijpelijk te zijn. Wat het derde argument betreft,
heeft het hof klaarblijkelijk in zijn oordeel betrokken dat het
Wistar-octrooi in de voorafgaande beschrijving uitdrukkelijk vermeldt:
"Third, goat anti-CEA does not inhibit the binding of the antibody of
this invention to its target antigen (...)". (blz. 6-7).
De door toegevoegde clausule kwam dus niet uit de lucht
vallen. Het hof kón oordelen dat de gemiddelde vakman, die het octrooi
van legt naast de stand van de techniek op de
prioriteitsdatum, waaronder het Wistar-octrooi, inziet dat het octrooi
van iets anders beschrijft.
3.18. Subonderdeel 1.5 klaagt dat onbegrijpelijk is op grond waarvan
het hof van oordeel is dat voldaan is aan de tweede maatstaf, nl. dat
achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd
die voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is. Het subonderdeel
herhaalt de stelling dat polyclonaal geiten anti-CEA antiserum niet
een éénvormig gedefinieerd product is. Deze klacht faalt om dezelfde
reden als subonderdeel 1.2. In navolging van het Bundespatentgericht
heeft het hof de aanduiding voldoende duidelijk geacht voor de
gemiddelde vakman, om daaruit af te leiden waarin het octrooi van
zich onderscheidt van dat van Wistar.
3.19. Subonderdeel 1.6 klaagt dat onbegrijpelijk is op grond waarvan
het hof van oordeel is dat voldaan is aan de derde maatstaf, nl. dat
het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren
voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het
octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de
voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi
slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling
gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden
engere grenzen geldig was. Het subonderdeel voert aan dat de
gemiddelde vakman uit het verslag van het bindingsexperiment,
opgenomen op blz. 16 van het octrooischrift van , niet op
het idee zal komen dat het verslag van dit experiment weerslag zou
kunnen hebben op de omvang van de "claim" van . Komt de
gemiddelde vakman toch op dat idee, dan zal hij volgens het
subonderdeel verwachten dat de uitvinding moet worden beschouwd met
inachtneming van alle beperkingen van het experiment in het verslag,
in het bijzonder dat dit alleen geldt voor het toen geteste
antilichaam, te weten het antilichaam NP-4.
3.20. Dit laatste was in appel niet aangevoerd(11), zodat het hof in
zijn motivering hieraan geen aandacht behoefde te besteden. Voor het
overige is m.i. niet onbegrijpelijk dat het hof het verslag op blz. 16
van het octrooischrift van heeft aangegrepen om mede
daarop zijn oordeel te baseren dat de gemiddelde vakman de uitvinding
van zal verstaan met inachtneming van deze beperking. De
vakman kon immers verband leggen tussen het experiment en de
uitvinding van Wistar, waartegen het octrooi zich afzet.
3.21. Subonderdeel 1.7 klaagt dat onbegrijpelijk is op grond waarvan
het hof van oordeel is dat voldaan is aan de vierde maatstaf, nl. dat
voor de gemiddelde vakman duidelijk is dat de aanvulling slechts het
bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat
waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd. Volgens het subonderdeel
is hier geen sprake van een beperking, maar van een - door de
octrooihouder kennelijk noodzakelijk geachte - verduidelijking van de
bedoeling van de "claim". Als een octrooiconclusie een verduidelijking
nodig heeft die nog niet uit het octrooischrift kenbaar was, had het
hof deze octrooiconclusie niet in stand mogen laten. Ik merk op dat
ook dit voorwerp van geschil was in de procedure bij het
Bundespatentgericht. Het Bundespatentgericht (blz. 9) heeft de
desbetreffende clausulering van octrooiconclusie nr. 1 toelaatbaar
geacht als een beperking van de "claim".
3.22. Subonderdeel 1.8 klaagt over schending van art. 84 EOV(12). De
klacht wordt toegelicht met een herhaling van de stelling dat
polyclonaal geiten anti-CEA antiserum een onvoldoende bepaalde
aanduiding is omdat dit antiserum veelvormig is. Deze klacht bouwt
voort op subonderdeel 1.2 en deelt het lot daarvan. Beslissend is
immers of de omschrijving voldoende duidelijk is voor de gemiddelde
vakman. Wanneer deze, ondanks een aan deze aanduiding klevend gebrek
met de aanduiding "geiten anti-CEA antiserum" overweg kan, wordt aan
de eis van art. 84 EOV voldaan.
3.23. Subonderdeel 1.9 klaagt dat de door het hof aangebrachte
beperking in strijd is met de regel van art. 123, tweede lid, EOV. Dit
artikellid bepaalt dat een octrooi niet zodanig gewijzigd kan worden
dat het onderwerp niet meer wordt gedekt door de inhoud van de
aanvrage zoals die is ingediend. De ratio van deze regel behoeft.
nauwelijks toelichting: aan de toetsing door de octrooiverlenende
instantie en de mogelijkheid van oppositie zou afbreuk worden gedaan
indien, buiten de grenzen van de octrooiaanvrage om, een octrooirecht
zou worden erkend. Of hier inderdaad sprake is van strijdigheid met
art. 123, tweede lid, EOV, hangt af van het antwoord op de vraag hoe
de aanvraag wordt gelezen. Die vraag wordt door het hof anders
beantwoord dan door Roche-vennootschappen en dat feitelijke oordeel is
in cassatie niet aantastbaar.
3.24. Subonderdeel 1.10 houdt verband met het voorgaande, maar bevat
een procedureel argument. Zoals het subonderdeel stelt, hebben
eerst bij memorie van antwoord d.d. 3 februari 2000
laten weten dat zij, zij het slechts subsidiair, bereid waren genoegen
te nemen met een octrooi dat geclausuleerd wordt op dezelfde wijze als
in de Duitse procedure. 28 dagen later vond het pleidooi in appel
plaats. M.i. kan niet worden gezegd dat de norm van hoor en wederhoor
is geschonden doordat tussen de memorie en het pleidooi maar 28 dagen
zaten. In beginsel is die termijn voldoende voor het voorbereiden van
een pleidooi. Voor zover met het subonderdeel is bedoeld dat zij door
de (subsidiair) door voorgestelde wijziging onvoldoende
tijd hadden om hun stellingen te onderbouwen met proefnemingen, blijkt
uit de gedingstukken niet dat zij voor dat doel aanhouding van de zaak
hebben verzocht; desnoods hadden zij bewijs op dit punt kunnen
aanbieden. De slotsom is dat onderdeel 1 faalt.
Nieuwheid van octrooiconclusie nr. 1 i.v.m. de publicatie van Newell
c.s.
3.25. Onderdeel 2 richt motiveringsklachten tegen de beslissing in
rov. 15-16 dat de publicatie van Newell c.s.(13) niet in de weg staat
aan de beweerdelijke nieuwheid van de uitvinding van .
Volgens subonderdeel 2.1 wordt in de publicatie van Newell c.s. en in
het octrooi van gebruik gemaakt van dezelfde werkwijze
om monoclonale antilichamen te bereiden. Uit de publicatie van Newell
c.s. volgt - ook in de redenering van het hof - dat de kans dat een
volgens die werkwijze bereid antilichaam een antilichaam in de klasse
III is, 30 % is. Volgens het hof is de publicatie van Newell c.s. niet
nieuwheidsbezwarend omdat daarin niet wordt aangegeven hoe de
gemiddelde vakman dergelijke antilichamen van de overige 70 % zou
kunnen separeren. In subonderdeel 2.1 wordt betoogd dat het hof
miskent dat er niets te separeren valt: een monoclonaal antilichaam
behoort hetzij tot klasse III hetzij niet tot klasse III. Een
monoclonaal antilichaam is geen mengsel dat gescheiden kan worden.
Wanneer de vakman volgens de in Newell c.s. beschreven werkwijze een
aantal monoclonale antilichamen bereidt, valt evenmin een scheiding te
maken binnen de groep: de bereidingswijze brengt mee dat alle door de
desbetreffende kloon geproduceerde antilichamen identiek zijn. Ze
behoren hetzij allemaal tot klasse III hetzij allemaal niet tot klasse
III, aldus de klacht
3.26. De klacht berust m.i. op een onjuiste lezing van het arrest.
Waar het hof het woord "separeren" (scheiden) gebruikt, bedoelt het
hof kennelijk: onderscheid maken. Op zich is juist dat de vakman, die
de in Newell c.s. bedoelde werkwijze (kloontechniek) toepast,
identieke antilichamen verkrijgt: partijen zijn het erover eens dat
die òf allemaal wel òf allemaal niet tot klasse III behoren(14). Als
tumor-marker zijn volgens die werkwijze geproduceerde antilichamen
echter niet of nauwelijks bruikbaar, wanneer er 30 % kans is dat zij
behoren tot de klasse III en dus 70 % kans op foutmeldingen. Een
uitvinding moet reproduceerbaar zijn, d.w.z. de beschrijving moet van
zodanige aard zijn, dat aan de hand daarvan de uitvinding door de
gemiddelde vakman kan worden toegepast. Voor zover met de stand van de
techniek, zoals die bestond op de prioriteitsdatum, klasse III
antilichamen werden verkregen, berustte dat op toeval. Er was naar de
vaststelling van het hof geen werkwijze bekend door toepassing waarvan
de vakman met zekerheid een klasse III antilichaam kon verkrijgen. De
klacht faalt.
3.27. Subonderdeel 2.2 maakt in het bijzonder bezwaar tegen de
voorlaatste volzin van rov. 16, waar het hof toelicht dat voor de
"separatie" zuiver MA nodig is. In het subonderdeel wordt betoogd dat,
voor zover zuiver MA al nuttig of nodig is, dit hoogstens kan dienen
voor de identificatie (is het een antilichaam in de klasse III: ja of
neen?), maar niet voor de productie ervan.
3.28. Ervan uitgaande dat het hof met separatie heeft bedoeld:
onderscheid maken, mist de klacht feitelijke grondslag. Het probleem,
waarvoor de uitvinders zich gesteld zagen, was: hoe antilichamen te
bereiden die wel specifiek binden met een epitoop op CEA, maar niet
specifiek binden met een epitoop op MA en/of NCA. Het hof heeft, niet
onbegrijpelijk, het oog op het eindproduct en niet op een
halffabrikaat waarvan nog worden vastgesteld of het ook reageert met
MA en/of NCA. Ten overvloede zij opgemerkt dat in de procedure bij het
Bundespatentgericht dezelfde kwestie aan de orde was. Het
Bundespatentgericht overwoog dat een chemische verbinding slechts dán
niet meer kan gelden als nieuw, indien zij in een eerdere publicatie
bekend is gemaakt en de gemiddelde vakman ook in staat was die
verbinding (na) te maken. Aan dit laatste vereiste is niet voldaan: in
het octrooi van is voor het eerst het zuivere MA
geopenbaard dat nodig is voor het bereiden van een antilichaam als
bedoeld in octrooiconclusie nr. 1 (rov. III.1.3 BPatG). De slotsom is
dat onderdeel 2 faalt.
Inventiviteit van octrooiconclusie nr. 1
3.29. Onderdeel 3 richt zich tegen de beslissing in rov. 18 dat
octrooiconclusie nr. 1 voldoet aan de eis van inventiviteit, óók
wanneer deze wordt beschouwd in het licht van het Wistar-octrooi en de
eerdere publicatie van Newell c.s. Subonderdeel 3.1 opent met een
motiveringsklacht naar aanleiding van het door het hof gebruikte woord
"separeren". Deze klacht bouwt voort op onderdeel 2 en deelt het lot
daarvan.
3.30. Subonderdeel 3.2 betoogt dat, anders dan het hof overweegt, het
antilichaam als bedoeld in octrooiconclusie nr. 1 niet langs een
andere weg tot stand komt dan die, welke voor de verkrijging van het
Wistar-antilichaam is gevolgd, namelijk de klassieke monoclonale
antilichamentechniek volgens Köhler en Milstein. Het CEA-specifieke
monoclonale antilichaam volgens het Wistar-octrooi is volgens de
Roche-vennootschappen hetzelfde als het antilichaam volgens de
(geclausuleerde) octrooiconclusie nr. 1.
3.31. Art. 56 EOV bepaalt dat een uitvinding als het resultaat van
uitvinderswerkzaamheid wordt aangemerkt indien zij voor een deskundige
niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van
de techniek. Het hof is, blijkens rov. 18, van oordeel dat voor de
gemiddelde vakman, die een monoclonaal antilichaam in de klasse III
wil bereiden, de op de prioriteitsdatum bestaande techniek daarvoor
niet toereikend was, omdat geen enkele zekerheid kon worden verkregen
dat met die techniek inderdaad het beoogde resultaat werd bereikt. Die
zekerheid werd wel geboden in het octrooi van . Op die
grond achtte het hof de uitvinding van voldoende
inventief. Dit oordeel geeft m.i. geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting, noch is het ontoereikend gemotiveerd.
3.32. De tweede klacht van dit subonderdeel ("Voor zover het Hof
bedoelt enz.") wordt toegelicht met de stelling dat de inhibitietest,
zoals bedoeld in de toegevoegde clausule, geen voordeel oplevert: of
een antilichaam in klasse III die test nu wel of niet doorstaat, het
blijft een antilichaam in klasse III. Voor zover het hof hierin het
onderscheid heeft gezien, achten de Roche-vennootschappen dit oordeel
onbegrijpelijk. M.i. gaat deze klacht ten onrechte ervan uit dat op de
prioriteitsdatum reeds een antilichaam als bedoeld in octrooiconclusie
nr. 1 bekend zou zijn en wel: op een zodanige wijze dat de gemiddelde
vakman, bekend met de stand van de techniek op de prioriteitsdatum,
dit antilichaam zou kunnen (na-)maken. In de redenering van het hof,
bestond een dergelijk antilichaam nog niet en is de uitvinding van
voldoende inventief. Om deze reden faalt de klacht.
Nieuwheid en inventiviteit van octrooiconclusie nr. 2
3.33. Onderdeel 4 bestrijdt het oordeel dat het in octrooiconclusie
nr. 2 beschermde zuiver Meconium antigeen nieuw en inventief is (rov.
20 - 22). In feitelijke aanleg hadden de Roche-vennootschappen
aangevoerd dat Meconium antigeen reeds bekend was uit een publicatie
van Matsuoka c.s.(15) uit 1982. hebben hiertegenover
gesteld dat het door Matsuoka c.s. beschreven "purified NCA-2",
verkregen uit meconium, niet die graad van zuiverheid heeft, welke
nodig is om antilichamen te bereiden die specifiek en uniek zijn voor
CEA. Het hof heeft dit laatste standpunt gevolgd. De rechtsklacht van
het middelonderdeel houdt in dat de (mate van) zuiverheid van een stof
geen kenmerk kan zijn dat die stof kan onderscheiden van een reeds
eerder bekende stof met een lagere graad van zuiverheid. Subsidiair
klaagt het middelonderdeel dat het hof onvoldoende motiveert waarom
het de mate van zuiverheid van het MA van doorslaggevend belang acht.
3.34. In hun s.t. doen de Roche-vennootschappen een beroep op
jurisprudentie van de Technische Kamer van Beroep van het Europees
Octrooibureau, welke jurisprudentie inhoudt dat wanneer een document
een chemische samenstelling met een laag molecuulgewicht openbaart en
de wijze van bereiden daarvan, dit in het algemeen voor de gemiddelde
vakman voldoende is om deze samenstelling in elke door hem gewenste
graad van zuiverheid na te maken(16). Deze regel lijkt mij alleszins
bruikbaar als algemeen uitgangspunt. Dat wil echter niet zeggen dat
ook in dít geval de publicatie van Matsuoka c.s. voor de gemiddelde
vakman voldoende is om MA in de benodigde graad van zuiverheid te
bereiden. erkennen dat het door Matsuoka c.s. beschreven
antigeen valt aan te merken als MA. Zij hebben echter uiteengezet dat
in het antigeen volgens Matsuoka c.s. ook sporen van CEA zijn te
vinden. Wanneer een antilichaam specifiek bindt met dit antigeen, is
er volgens geen garantie voor de geschikheid als
tumor-marker: pas wanneer binding met de epitopen van MA en NCA
uitgesloten is, voldoet het aan de eisen voor een klasse III
antilichaam.
3.35. Het hof heeft in rov. 21 uiteengezet dat uit de publicatie van
Matsuoka c.s. zelf blijkt dat het daarin beschreven "purified NCA-2"
nog steeds enig CEA als verontreiniging bevat. De gemiddelde vakman
kan, wanneer hij leest dat het octrooi van geen CEA
bevat, hieruit afleiden dat het om een nieuw MA gaat in vergelijking
met het MA dat met de bestaande technieken wordt verkregen. Het hof
heeft dit bovendien gezet in de sleutel van het probleem waarvoor de
uitvinding een oplossing pretendeert te bieden. Het bestreden oordeel
geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het is voldoende
gemotiveerd.
4. Bespreking van het incidenteel cassatiemiddel
4.1. Het incidenteel cassatieberoep telt twee middelen. Middel I heeft
betrekking op de vraag of octrooiconclusie nr. 1 in de oorspronkelijke
vorm, dus zónder de clausule "the binding of the antibody to CEA
completely inhibited by polyclonal goat anti-CEA antiserum", voldoet
aan het vereiste van nieuwheid. Middel II heeft betrekking op de
beslissing over de proceskosten.
Nieuwheid van de oorspronkelijke octrooiconclusie nr. 1
4.2. Het hof heeft het octrooi van gedeeltelijk,
namelijk in zijn oorspronkelijke vorm, nietig verklaard op de gronden
vermeld in de rov. 9 - 12. In rov. 10 overwoog het hof dat het CEA,
waarop het Wistar-octrooi betrekking had, niet een ander CEA is dan
het CEA waarop het octrooi van ziet. Tegen die
beslissing keert incidenteel middel I zich met onderdeel 1. In rov. 12
overweegt het hof dat de verwijzing naar het molecuulgewicht ("200.000
Dalton CEA") onvoldoende is om de uitvinding van af te
bakenen van de bestaande stand van de techniek, zoals deze blijkt uit
het Wistar-octrooi. Tegen die beslissing keren zich de onderdelen 2, 3
en 4. Het Bundespatentgericht heeft zich niet uitgesproken over de
oorspronkelijke versie van het Europees octrooi.
4.3. Onderdeel I.1 komt neer op de klacht dat onbegrijpelijk is waarom
het hof - ondanks de aangevoerde argumenten voor het tegendeel - in
rov. 10 aanneemt dat het Wistar-octrooi en het octrooi van
betrekking hebben op hetzelfde CEA.
4.4. Begrijp ik het goed, dan ligt achter dit middelonderdeel de
gedachte dat één en dezelfde term, "carcinoembryonic antigen (CEA)",
door Wistar en door wordt gebruikt voor verschillende
stoffen(17). In de redenering van het middelonderdeel kan iemand,
zoals het Wistar-instituut, de pretentie hebben een antilichaam te
hebben ontwikkeld dat bindt met "CEA", ook wanneer hij in feite niet
méér heeft ontwikkeld dan een antilichaam dat slechts bindt met één
type (species) CEA of reageert met een antigeen dat - al dan niet in
het licht van nadien verworven wetenschappelijke inzichten - hoogstens
als vervuild CEA had mogen worden aangemerkt. M.i. gaat dit niet op.
Ook wanneer juist zou zijn dat het in werkelijkheid om verschillende
stoffen gaat, kon het hof tot het oordeel komen dat in de wijze waarop
hun uitvinding in het octrooi onder woorden hebben
gebracht, geen verschil bestaat met de bekende stand van de techniek.
Wanneer veronderstellenderwijze wordt aangenomen dat Wistar ten
onrechte de term "CEA" heeft gebruikt (omdat er in werkelijkheid
sprake was van CEA/S, althans van een van CEA afwijkend antigeen),
moet een latere octrooiaanvrager met dat gegeven rekening houden
wanneer hij zijn uitvinding daarvan wil afbakenen. Slechts wanneer
voor de gemiddelde vakman, die bekend is met de stand van de techniek,
duidelijk is dat in het Wistar-octrooi ten onrechte over "CEA" wordt
gesproken, zou er reden zijn hierover anders te denken. Dat het hof
dit niet heeft willen aannemen is, dunkt mij, een oordeel van
feitelijke aard dat in cassatie niet met vrucht kan worden bestreden.
4.5. Onder aa wordt nader aangevoerd dat voor de beantwoording van de
vraag of het Wistar-octrooi nieuwheidsschadelijk is, niet van belang
is dat in het Wistar-octrooischrift nergens wordt gesuggereerd dat
CEA/S een andere stof is dan CEA.
4.6. Het uitgangspunt op zich lijkt mij juist: de opsteller van het
Wistar-octrooi hoeft niet eens ermee bekend te zijn geweest dat een
onderscheid kan worden gemaakt tussen CEA/S en CEA. Dat inzicht kan
later zijn verworven. Dat in het Wistar-octrooi van dit onderscheid
geen melding wordt gemaakt, is dus niet doorslaggevend voor wat de
gemiddelde vakman op de peildatum over dit onderscheid weet. Toch
leidt de klacht m.i. niet tot cassatie, omdat zij uitgaat van een
onjuiste lezing van de desbetreffende rechtsoverweging. Het is
geenszins onbegrijpelijk dat het hof, bij bespreking van het standpunt
van , is begonnen te onderzoeken wat uit het
Wistar-octrooischrift zélf kan worden opgemaakt omtrent het CEA
waarvoor het antilichaam van Wistar is ontwikkeld. Inzage van het
Wistar-octrooischrift leert dat daarin in algemene zin wordt gesproken
over "carcinoembryonic antigen", zonder dat een onderscheid wordt
gemaakt tussen CEA en CEA/S. Het is daarom niet verwonderlijk dat het
hof feitelijk vaststelt dat in het Wistar-octrooischrift nergens wordt
gesuggereerd dat CEA/S iets anders is dan CEA. Het hof opent hiermee
zijn beschouwingen, maar heeft het geschilpunt niet beslist
uitsluitend op basis van deze vaststelling.
4.7. Onder bb wordt nader aangevoerd dat, wanneer CEA/S een species
zou zijn van het in het octrooi van bedoelde CEA,
daaruit nog niet volgt dat het Wistar-octrooi nieuwheidsschadelijk
voor is. Deze klacht heeft geleid tot de reactie van de
Roche-vennootschappen dat een genus niet meer nieuw is wanneer eenmaal
een species van dat genus bekend is: wanneer een kippenhok voor een
Barnevelder hen eenmaal bekend is, is het niet meer mogelijk om het
hok voor een kip te octrooieren(18). Aansluitend bij dit laatste: het
is waar, dat wanneer een uitvinding bekend is die op één species van
een bepaald genus kan worden toegepast, de gemiddelde vakman in het
algemeen in staat kan worden geacht die uitvinding ook toe te passen
op andere species van datzelfde genus. Men zegt in zo'n situatie dat
de toepassing voor de gemiddelde vakman op een voor de hand liggende
wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Maar dat is nu niet
het punt.
4.8. Het hof heeft niet vastgesteld dat CEA/S een species is van het
CEA zoals bedoeld in het octrooi van . Het hof,
geconfronteerd met de stelling van dat "hun" CEA iets
anders was dan het CEA van Wistar, heeft de beide octrooischriften
vergeleken. Uit die vergelijking heeft het hof niet kunnen opmaken dat
die stelling juist was. Aldus gelezen, is rov. 10 niet onbegrijpelijk.
4.9. Voor zover de klacht inhoudt dat het hof zonder afdoende
motivering voorbijgaat aan bepaalde stellingen van ,
hielden deze, kort samengevat, in:
- het antilichaam volgens het Wistar-octrooi bindt alleen aan een
bepaalde vorm van CEA (door "CEA/S" genoemd), dat
voorkomt bij patiënten met colonkanker(19), en niet bij patiënten met
andere vormen van kanker. Het CEA dat bedoeld wordt in het
-octrooi komt voor bij patiënten met allerlei vormen van
kanker.
- dit is verklaarbaar, want het antilichaam volgens het Wistar-octrooi
bindt niet met een epitoop in het gamma-gebied; het antilichaam
volgens het -octrooi wel.
- de gewichtsaanduiding in octrooiconclusie nr. 1 is - voor de
gemiddelde vakman kenbaar - niet bedoeld als een beperking tot CEA met
een bepaald gewicht, maar als aanduiding van het type CEA dat werd
bedoeld: niet het type CEA dat in het Wistar-octrooi werd genoemd als
180.000 Dalton CEA, maar het type CEA dat destijds bekend stond als
200.000 Dalton CEA.
4.10. Het hof is aan de eerste twee stellingen voorbijgegaan,
kennelijk omdat deze niet of onvoldoende in het octrooischrift van
onder woorden zijn gebracht. Waar zowel in het
Wistar-octrooi als in het octrooi van wordt gesproken
van "carcinoembryonic antigen", is niet onbegrijpelijk dat het hof tot
het oordeel komt dat de gemiddelde vakman, die van beide documenten
kennis neemt en van de verdere stand van de techniek op de hoogte is,
zal aannemen dat het in beide octrooischriften om hetzelfde antigeen
gaat. In de fase van de verlening van het octrooi hebben
ervoor gekozen, het verschil met het antilichaam volgens het
Wistar-octrooi uitsluitend aan te geven door middel van de verwijzing
naar het molecuulgewicht. Het hof heeft zich dan ook (in rov. 12)
gericht op de derde stelling en op de vraag of de gemiddelde vakman
met die aanduiding uit de voeten kan.
4.11. Subonderdeel I.1.b klaagt dat de in rov. 10 cursief aangehaalde
passage niet redengevend is. Integendeel, volgens het middel
onderschrijft deze passage slechts dat het antilichaam volgens Wistar
uitsluitend reageert met één bepaalde vorm van CEA.
4.12. Het is juist, dat uit de cursief aangehaalde passage blijkt dat
het antilichaam volgens Wistar specifiek reageert met "the 180,000
molecular weigth form of CEA". M.i. dwingt deze passage het hof niet
tot het oordeel dat het CEA van iets anders is. Het hof
bedoelt kennelijk dat, wanneer het CEA van wordt opgevat
als een stof waarvan het molecuulgewicht kan variëren van 180.000 tot
200.000 Dalton CEA, de gemiddelde vakman uit de omschrijving van
octrooiconclusie nr. 1 (in de oorspronkelijke vorm) zal afleiden dat
het om hetzelfde CEA gaat waarvoor in het Wistar-octrooi al een
antilichaam was uitgevonden.
4.13. Subonderdeel I.1.c klaagt over de slotzin van rov. 10. Volgens
de klacht heeft het hof in zijn weergave van het desbetreffende
gedeelte van het octrooischrift miskend dat uit dit gedeelte nu juist
blijkt dat met "de CEA-familie van antigenen" iets anders wordt
bedoeld dan het CEA zoals genoemd in het -octrooi. Deze
klacht stuit m.i. af op hetgeen hiervoor in alinea 4.4 al aan de orde
kwam.
4.14. Onderdeel I.2 acht de motivering van rov. 12 niet sluitend:
volgens het onderdeel volgt uit de omstandigheid dat CEA een
molecuulgewicht kan hebben tussen 180.000 en 200.000 Dalton niet dat
het in octrooiconclusie nr. 1 beschreven antilichaam niet een ander
antilichaam is dan dat van het Wistar-octrooi. Het onderdeel wijst
erop dat het in octrooiconclusie nr. 1 bedoelde antilichaam bindt aan
een epitoop op het gamma-gebied van CEA, terwijl dit niet geldt voor
het antilichaam zoals beschreven door Wistar.
4.15. De klacht faalt reeds omdat in octrooiconclusie nr. 1 niet als
kenmerk is opgenomen dat het antilichaam van bindt aan
een epitoop op het gamma-gebied. hebben als - enig -
kenmerk waardoor hun antilichaam zich onderscheidt van dat van Wistar
de verwijzing naar het molecuulgewicht (200.000 Dalton CEA) opgenomen.
Zou dat een scherpe afbakening zijn geweest, dan had het hof zijn
beslissing daarop kunnen baseren. Nu echter uit de vakliteratuur en
uit de eigen stellingen van volgt dat het door hen
bedoelde CEA ook een molecuulgewicht van 180.000 Dalton kan hebben, is
de door gehanteerde omschrijving niet voldoende om
afstand te nemen van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum.
4.16. Onderdeel I.3 houdt in dat de redengeving in rov. 12 niet
toereikend is omdat het hof niet is ingegaan op bepaalde stellingen
van . Het gaat, kort samengevat, om de volgende
stellingen:
- het antilichaam volgens het Wistar-octrooi bindt alleen aan een
bepaalde vorm van CEA (door CEA/S genoemd), dat voorkomt
bij patiënten met colonkanker en niet bij patiënten met andere vormen
van kanker;
- uit het verslag van de proeven van Hansen en uit de verklaringen van
de deskundigen Melief en Pannekoek volgt de juistheid van de
voorgaande stelling en volgt dat CEA/S inderdaad iets anders is dan
CEA;
- dit is ook verklaarbaar, want het antilichaam volgens het
Wistar-octrooi bindt niet met een epitoop in het gamma-gebied van CEA;
het antilichaam volgens het -octrooi wel.
4.17. De klacht is in feite een herhaling van de voorgaande klachten.
Het hof had geen aanleiding om met zoveel woorden in te gaan op deze
stellingen: hebben in de oorspronkelijke omschrijving
van hun "claim" geen aansluiting gezocht bij het type kanker dat met
behulp van hun antilichaam kan worden opgespoord, noch hebben zij het
onderscheid gezocht in de vraag of het desbetreffende antilichaam wel
of niet bindt met een epitoop in het gamma-gebied. Zij hebben volstaan
met een verwijzing naar het molecuulgewicht. M.i. faalt de klacht.
4.18. Onderdeel I.4 verwijt het hof (in rov. 12) geen aandacht te
hebben besteed aan hetgeen hadden aangevoerd bij MvA
nrs. 16, tweede alinea, en 26. Deze stellingen komen, kort samengevat,
hierop neer dat uit het beschrijvende gedeelte van het octrooischrift
al blijkt dat het antilichaam volgens het Wistar-octrooi een ander
moet zijn dan het antilichaam volgens het octrooi van ,
want polyclonaal geiten anti-CEA antiserum verhindert niet de binding
bij toepassing van de uitvinding van Wistar, maar wel bij toepassing
van de uitvinding van . Met andere woorden:
achtten de clausulering, zoals aangebracht tijdens de procedure voor
het Bundespatentgericht en subsidiair voorgesteld in de onderhavige
procedure, eigenlijk overbodig.
4.19. M.i. volgt uit rov. 13 dat het hof deze stelling van
verwerpt. In het licht van de hoofdregel dat het
uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van
het octrooischrift, waarbij de beschrijving dient tot uitleg van die
conclusies, is dit oordeel niet onbegrijpelijk te noemen.
4.20. Middel II richt zich tegen de veroordeling van in
de proceskosten in beide instanties. Het hof heeft hen aangemerkt als
de overwegend in het ongelijk gestelde partij. De kostenveroordeling
is niet onbegrijpelijk: het appel van de Roche-vennootschappen heeft
ertoe geleid dat het beroepen vonnis werd vernietigd en de vordering
tot nietigverklaring gedeeltelijk werd toegewezen. Of het gedeelte,
waarvoor in het ongelijk werden gesteld zodanig
important was dat dit een veroordeling in alle proceskosten
rechtvaardigt en niet een gedeeltelijke compensatie daarvan, staat
niet ter beoordeling van de cassatierechter. Naar vaste rechtspraak is
de beslissing omtrent de proceskosten voorbehouden aan de
feitenrechter(20). De onderhavige zaak biedt geen aanleiding om op die
jurisprudentie terug te komen.
5. Conclusie
De conclusie strekt tot verwerping van het principaal en het
incidenteel cassatieberoep.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
1 Zie het rechtbankvonnis voor de volledige tekst. De bezwaren tegen
de octrooiconclusies onder 3 e.v. zijn - in het cassatiestadium -
slechts een afgeleide van de bezwaren tegen de octrooiconclusies onder
1 en 2.
2 Zo staat het in het vonnis. In het octrooischrift en elders in de
gedingstukken wordt klasse II omschreven als specifiek bindend met CEA
en MA.
3 In de inbreukprocedure is van weerszijden cassatieberoep ingesteld;
deze beroepen zijn aanhangig onder rolnrs. C 02/228 en C 02/280,
waarin ik heden conclusie neem.
4 Aanvankelijk hebben Roche-vennootschappen ook een verklaring voor
recht gevorderd m.b.t. de inbreukkwestie; die vordering hebben zij
later weer ingetrokken.
5 Zie ook het verwante art. 138, eerste lid, Europees Octrooiverdrag.
6 Zie voor achtergrondgegevens en vindplaatsen: de conclusie vóór HR
16 februari 2001, NJ 2001, 393.
7 Het desbetreffende Europees octrooi is overgelegd als prod. 13 CvA.
8 BPatG 17 december 1998, blz. 15-16.
9 Deze achtergrondinformatie is ontleend aan de pleitnota van de
octrooigemachtigde H.W. Prins d.d. 8 augustus 1997 in de
inbreukprocedure, blz. 5.
10 Roche-vennootschappen hadden deze drie argumenten ook reeds
aangevoerd in appel (pleitnota in appel, punten 23-29).
11 Vgl. de pleitnota zijdens Roche-vennootschappen in appel, punt 25.
12 Dit artikel luidt: De conclusies beschrijven het onderwerp waarvoor
bescherming wordt gevraagd. Zij dienen duidelijk en beknopt te zijn en
steun te vinden in de beschrijving.
13 Daterend uit 1982. Zie prod. 14 bij CvE.
14 Zie de s.t. van Roche-vennootschappen blz. 22-23 en de s.t. van
blz. 9.
15 Productie 15 bij CvE.
16 Kamer van Beroep EOB 12 februari 1998, nr. T-990/96.
17 Vgl. de laatste volzin van rov. 10 over de "CEA-familie".
18 S.t. Roche-vennootschappen, blz. 27.
19 Een vorm van darmkanker.
20 Zie o.m. HR 15 oktober 1982, NJ 1983, 328. Losbl. Burgerlijke
Rechtsvordering, aant. 4 op art. 56 (oud) Rv (W.D.H. Asser).
Hoge Raad der Nederlanden