Uitspraak Hoge Raad LJN-nummer: AI0346 Zaaknr: C02/227HR
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 31-10-2003
Datum publicatie: 31-10-2003
Soort zaak: civiel - civiel overig
Soort procedure: cassatie
31 oktober 2003
Eerste Kamer
Nr. C02/227HR
JMH/HJH
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
SARA LEE/DE N.V.,
gevestigd te Joure,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mrs. T. Cohen Jehoram en G. Kuipers,
t e g e n
1. COÖPERATIEVE INKOOPVERENIGING INTERGRO B.A.,
gevestigd te Hoofddorp,
2. VOMAR VOORDEELMARKT B.V.,
gevestigd te IJmuiden,
VERWEERSTERS in cassatie,
advocaat: mrs. W.E. Pors en A. Killan.
1. Het geding in feitelijke instanties
Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Sara Lee - heeft bij exploit
van 19 november 2001 verweersters in cassatie - verder te noemen:
Intergro c.s. - in kort geding gedagvaard voor de president van de
rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad, Intergro c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te
zijn bij indirecte inbreuk op het Europese octrooi 0 904 717 B1, in
het bijzonder door hen te verbieden de ten processe bedoelde O'Lacy's
koffiepads te leveren of aan te bieden, op straffe van een dwangsom
van f 250.000,-- per dag waarop, of f 50,-- per betrokken verpakking
van 18 O'Lacy's koffiepads waarmee, na de betekening van het te wijzen
vonnis dit verbod wordt overtreden.
Intergro c.s. hebben de vordering bestreden.
De president heeft bij vonnis van 18 januari 2002 de vordering
toegewezen, dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard en
de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag bepaald
op zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
Tegen dit vonnis hebben Intergro c.s. hoger beroep ingesteld bij het
gerechtshof te 's-Gravenhage. Sara Lee heeft incidenteel hoger beroep
ingesteld.
Bij arrest van 6 juni 2002 heeft het hof in het principaal appel het
vonnis van 18 januari 2002 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de
vordering van Sara Lee afgewezen en in het incidenteel appel het
beroep verworpen.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft Sara Lee beroep in cassatie
ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.
Intergro c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot
verwerping van het beroep.
De advocaten van Sara Lee hebben bij brief van 4 juli 2003 op die
conclusie gereageerd. De advocaat van Intergro c.s. heeft zich bij
brief van 4 juli 2003 over die reactie uitgelaten.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Sara Lee is houdster van het Europees octrooi 0.904.717 B1, dat is
verleend op een aanvrage d.d. 30 september 1998 met prioriteitsdatum
30 september 1997, voor een Assembly for use in a coffee machine for
preparing coffee, container and pouch of said assembly, hierna: het
octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is
gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor onder
andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt:
'An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee,
comprising a container (2) having a bowl-shaped inner space (6)
bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and a
vertical sidewall (10) and, included in the inner space (6) of the
container, a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper
and filled with ground coffee, which pouch rests on the bottom (8) and
extends over the bottom (8) to a position adjacent the sidewall (10),
while provided in the bottom (8) are a number of channel-shaped
grooves (14) extending in radial direction of the bowl-shaped inner
space (6) to the at least one outlet opening (12) and, in use, hot
water is fed under pressure to a top side of the container (2) by
means of the coffee machine causing the hot water to be pressed from a
top side of the pouch through the pouch for extracting the ground
coffee included in the pouch, the coffee extract formed flowing from a
bottom side of the pouch and from the container via the at least one
outlet opening, characterised in that each of said grooves extends
from a position (18) located at a distance from the sidewall (10) in a
direction away from the sidewall (10)'.
Op de eerste conclusie volgen de conclusies 2 - 22, die afhankelijk
zijn van de eerste conclusie, alsmede conclusie 23, die is gericht op
een 'pill shaped pouch' (pilvormige buil), en conclusie 24, die is
gericht op een 'container for use in a coffee machine'.
(ii) Vomar brengt in Nederland onder de naam 'O'Lacy's koffiepads'
koffiebuiltjes in het verkeer, welke zij betrekt van Intergro, van
welke coöperatieve inkoopvereniging zij lid is.
3.2 Sara Lee heeft in het onderhavige kort geding gevorderd Intergro
c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de
indirecte inbreuk op haar octrooi, in het bijzonder door O'Lacy's
koffiepads te leveren of aan te bieden. Het hof heeft deze vordering
afgewezen. Hiertegen en tegen de overwegingen die het hof aan zijn
beslissing ten grondslag heeft gelegd, richt zich het middel, dat de
vraag aan de orde stelt of Intergro c.s. door het in Nederland in het
verkeer brengen van de ten processe bedoelde koffiebuiltjes (in de
stukken ook wel aangeduid als koffiepads) indirect inbreuk maken in de
zin van art. 73 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) op het
octrooi van Sara Lee, en in het bijzonder of de bedoelde builtjes zijn
te beschouwen als 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van
de uitvinding'. In cassatie kan, als door Sara Lee gesteld en door het
hof in het midden gelaten, veronderstellenderwijs ervan worden
uitgegaan dat de builtjes door Intergro c.s. worden aangeboden en
geleverd voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding.
3.3.1 Zoals het hof in rov. 5 met juistheid heeft vooropgesteld, wordt
ingevolge art. 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij
behorende Protocol de beschermingsomvang van het Europees octrooi
bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en
de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het hof heeft dan
ook terecht overeenkomstig deze maatstaf de inhoud van de conclusies
vastgesteld. Het heeft aan het octrooi een uitleg gegeven (rov. 6-10)
die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het octrooi leert
dat het bij koffiemachines volgens de stand der techniek optredende
'bypass'-verschijnsel - waarmee het hof doelt op het verschijnsel dat
het hete water langs de zijrand van de koffiebuil kan stromen,
waardoor het koffie-extract wordt gemengd met (een overigens niet
controleerbare hoeveelheid) water dat niet de koffie in de buil is
gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere
sterkte zal krijgen - kan worden vermeden door de in de bodem van de
houder van de koffiebuil aangebrachte radiale groeven zich niet te
doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, doch te doen eindigen
op enige afstand daarvan. Het hof heeft daaraan toegevoegd dat voor de
juiste werking van een samenstel volgens het octrooi blijkens de
beschrijving nodig is dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de
verticale zijwand van de houder, doch dat zulks ook geldt voor het
bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi dat in het
octrooischrift wordt genoemd.
3.3.2 Bij de beoordeling van de klachten die het middel in zijn
onderscheiden onderdelen richt tegen de hiervoor kort weergegeven
uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven, moet worden
vooropgesteld dat deze uitleg, die van feitelijke aard is, in cassatie
slechts in beperkte mate kan worden getoetst.
3.4.1 Onderdeel I van het middel keert zich met rechts- en
motiveringsklachten tegen rov. 13-15 van het bestreden arrest. De
klacht in onderdeel I(i) houdt in dat het hof ten onrechte, althans
ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat het octrooi de nadelen
van het Amerikaanse octrooi, waarvan het in het octrooischrift is
afgebakend, opheft door wijziging van de houder van het samenstel en
niet (ook) door aanpassing van de koffiebuil en daaruit heeft afgeleid
dat de desbetreffende koffiebuil, die in de stand van de techniek als
zodanig, dan wel als onderdeel van een ander samenstel, bekend was,
niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding heeft aangemerkt.
3.4.2 Voor zover het onderdeel klaagt over de uitleg die het hof aldus
aan het octrooi heeft gegeven, stuit het af op hetgeen hiervoor onder
3.3.2 is overwogen. Ook overigens faalt het. De enkele omstandigheid
dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de
geoctrooieerde inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil
een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding
vormt. Kennelijk en in het licht van de uitleg die het hof aan het
octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel
geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element
vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het
octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft
niet blijk van onjuiste rechtsopvatting.
3.5 Onderdeel I(ii), dat klachten bevat voor het geval het hof tot
uitdrukking mocht hebben willen brengen dat met 'uitvinding' in de zin
van art. 73 ROW 1995 gedoeld wordt op de uitvindingsgedachte, dan wel
het wezen van de uitvinding, en niet op het samenstel van de
bestanddelen zoals in de conclusie omschreven, mist feitelijke
grondslag, aangezien, zoals reeds overwogen, het hof dat begrip heeft
opgevat met inachtneming van art. 69 lid 1 EOV en het daarbij
behorende Protocol.
3.6.1 Voor zover onderdeel I(iii) voortbouwt op de voorgaande
klachten, deelt het het lot daarvan. Het bevat voorts de klacht dat
het hof zijn oordeel mede heeft doen steunen op zijn vaststelling (in
rov. 10) dat volgens het Amerikaanse octrooi het bypass-effect zal
worden versterkt indien de gebruikte koffiebuil kleiner is dan de
houder, aangezien dat octrooi, zo betoogt het middel, niets leert
omtrent de rol die de specifieke vorm, afmetingen of eigenschappen van
de buil in combinatie met de bodem van de houder spelen bij het
voorkomen van het bypass-effect. In zoverre is het hof bovendien
buiten de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen getreden.
3.6.2 Het hof is op grond van zijn uitleg van het Amerikaanse octrooi,
zoals toegelicht in de beschrijving en de tekeningen, in samenhang met
hetgeen het octrooi van Sara Lee omtrent het Amerikaanse octrooi
vermeldt, tot de slotsom gekomen dat ook voor het Amerikaanse octrooi
geldt dat de afmetingen van de koffiebuil op de houder moeten zijn
afgestemd - hetgeen overigens ook voor de hand ligt - en dat dit
gegeven derhalve behoort tot de stand van de techniek. Dit een en
ander geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk. De klacht tegen de vaststelling van het hof stuit
hierop af. Derhalve faalt ook de klacht dat het hof buiten de grenzen
van de rechtsstrijd van partijen is getreden, nu hetgeen het hof
omtrent het Amerikaanse octrooi heeft overwogen, mede is ontleend aan
de beschrijving van het octrooi van Sara Lee.
3.7 Ook onderdeel I(iv), dat klaagt over hetgeen in de tweede en
volgende zinnen van rov. 13 is overwogen, kan niet tot cassatie
leiden. Voor zover het klaagt over 's hofs oordeel dat de koffiebuil
niet een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding vormt, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.4.2 is
overwogen. Voor zover het zich keert tegen de nadere motivering van
dat oordeel mist het doel, aangezien die motivering 's hofs beslissing
niet zelfstandig draagt.
3.8 Onderdeel I(v) richt zich tegen een door het hof ten overvloede
gegeven overweging en kan derhalve niet tot cassatie leiden.
3.9.1 Onderdeel II van het middel behelst in de eerste plaats de
klacht dat het hof niet ervan blijk heeft gegeven de conclusies 16 tot
en met 19 van het octrooi in zijn oordeel te hebben betrokken. Voorts
klaagt het onderdeel dat hetgeen het hof in rov. 6 tot en met 10 en 12
heeft overwogen de beslissing niet kan dragen, nu Sara Lee zich mede
op de genoemde conclusies heeft beroepen.
3.9.2 De eerste klacht van het onderdeel mist feitelijke grondslag, nu
het hof blijkens rov. 4 die conclusies in zijn beoordeling heeft
betrokken. Ook de tweede klacht mist doel. Het hof heeft kennelijk in
die conclusies niet iets anders gelezen dan hetgeen het in rov. 12 en
13 tot uitdrukking heeft gebracht. Kennelijk en niet onbegrijpelijk
heeft het hof geoordeeld dat de beschrijving van het octrooi geen
enkele aanwijzing bevat voor de opvatting dat in die conclusies 16 tot
en met 19 met 'afmetingen' ('dimensions') op andere eigenschappen van
de buil gedoeld wordt dan de diameter daarvan, en wat betreft de vorm
('shape') van de buil niets anders leert dan dat de bodem daarvan
correspondeert met die van de houder, waaruit het hof de hiervoor
onder 3.3.1 vermelde conclusie heeft getrokken, waarbij het hof
kennelijk mede in aanmerking heeft genomen dat Sara Lee de
onafhankelijke conclusie 23 die louter op de koffiebuil ziet, niet
mede aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd.
3.10 Onderdeel III bouwt in zijn eerste klacht voort op de onderdelen
I en II, zodat het in zoverre het lot daarvan moet delen. De overige
klachten richten zich tegen de wijze waarop het hof de incidentele
grief 1 van Sara Lee ongegrond heeft geoordeeld. Die grief heeft het
hof verworpen daar het zich verenigde met de in die grief bestreden
overweging van de voorzieningenrechter, zulks op grond van hetgeen het
overwoog in rov. 12 en 13. Voor zover de klachten zich tegen die
motivering richten, stuiten zij af op hetgeen hiervoor naar aanleiding
van de onderdelen I en II is overwogen.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Sara Lee in de kosten van het geding in cassatie, tot op
deze uitspraak aan de zijde van Intergro c.s. begroot op EUR 301,34
aan verschotten en EUR 1.365,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter
en de raadsheren H.A.M. Aaftink, A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop
en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B.
Bakels op 31 oktober 2003.
*** Conclusie ***
C02/227HR
Mr. D.W.F. Verkade
Zitting 20 juni 2003
Conclusie inzake:
Sara Lee/DE NV
tegen
1. Coöperatieve Inkoopvereniging Intergro BA, en
2. Vomar Voordeelmarkt BV
1. Inleiding(1)
1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als Sara Lee en
Intergro c.s.
1.2. Sara Lee heeft samen met Philips Domestic Appliances and Personal
Care BV (hierna: Philips) een koffiezetsysteem ontwikkeld onder de
naam 'Senseo Crema'. Dit koffiezetsysteem bestaat uit een
koffiezetapparaat en bijpassende zogenaamde koffiepads
(koffiebuiltjes). Philips produceert het koffiezetapparaat en brengt
dit op de markt. Sara Lee produceert en verhandelt de bijpassende
koffiebuiltjes.
1.3. Vomar heeft in oktober 2001 koffiepads geïntroduceerd voor
gebruik in dit systeem, verkregen van Intergro, een coöperatieve
inkoopcombinatie waarvan Vomar lid is.
1.4. Uit deze zaak en uit (gepubliceerde) verdere rechtspraak blijkt
dat Philips en Sara Lee ten deze op verschillende rechtsgrondslagen,
bij verschillende instanties, actie hebben ondernomen tegen Intergro
c.s.
Deze zaak betreft de stelling van Sara Lee dat Intergro c.s. indirecte
inbreuk zouden plegen op een octrooi van Sara Lee. Het hof heeft die
stelling afgewezen.
Philips, van haar kant, heeft aan Intergro c.s. onrechtmatig handelen,
met name misleidende reclame, onrechtmatig aanhaken, en het
blootstellen van Philips aan het risico van productenaansprakelijkheid
verweten. Op deze grondslagen gebaseerde vorderingen van Philips zijn
door de Vzr. Haarlem bij vonnis van 9 augustus 2002 afgewezen.(2)
Sara Lee en Koninklijke Philips Electronics NV hebben aan Intergro
c.s. ook inbreuk op auteursrecht en (andermaal) misleiding verweten in
een zaak bij de Vzr. Amsterdam. De Vzr. Amsterdam heeft bij vonnis van
19 september 2002(3) de in die zaak gevraagde voorzieningen geweigerd.
1.5. In de nu aan de Hoge Raad voorgelegde zaak is de door Sara Lee
gestelde, maar door het Haagse hof niet aanwezig geachte indirecte
octrooi-inbreuk aan de orde. In cassatie gaat het met name om de vraag
of het koffiebuiltje, dat past in de houder van het geoctrooieerde
samenstel, een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding is, in de zin van art. 73 Rijksoctrooiwet 1995.
2. Feiten en procesverloop
2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.(4)
2.2. Sara Lee is houdster van het Europees octrooi 0.904.717 B1, dat
is verleend op een aanvrage d.d. 30 september 1998 met
prioriteitsdatum 30 september 1997, voor een Assembly for use in a
coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said
assembly, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het
octrooi is gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor
onder andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi luidt als
volgt:(5)
'An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee,
comprising a container (2) having a bowl-shaped inner space (6)
bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and a
vertical sidewall (10) and, included in the inner space (6) of the
container, a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper
and filled with ground coffee, which pouch rests on the bottom (8) and
extends over the bottom (8) to a position adjacent the sidewall (10),
while provided in the bottom (8) are a number of channel-shaped
grooves (14) extending in radial direction of the bowl-shaped inner
space (6) to the at least one outlet opening (12) and, in use, hot
water is fed under pressure to a top side of the container (2) by
means of the coffee machine causing the hot water to be pressed from a
top side of the pouch through the pouch for extracting the ground
coffee included in the pouch, the coffee extract formed flowing from a
bottom side of the pouch and from the container via the at least one
outlet opening, characterised in that each of said grooves extends
from a position (18) located at a distance from the sidewall (10) in a
direction away from the sidewall (10)'.
2.3. Op de eerste conclusie volgen de conclusies 2 - 22, die
afhankelijk zijn van de eerste conclusie, alsmede conclusie 23, die is
gericht op een 'pill shaped pouch' (pilvormige buil), en conclusie 24,
die is gericht op een 'container for use in a coffee machine'.
2.4. Vomar brengt in Nederland onder de naam 'O'Lacy's koffiepads'
koffiebuiltjes in het verkeer, welke zij betrekt van Intergro, van
welke coöperatieve inkoopvereniging zij lid is.
2.5. Bij inleidende (kort geding) dagvaarding van 19 november 2001,
heeft Sara Lee de onderhavige (kort geding) procedure aanhangig
gemaakt bij de rechtbank te 's-Gravenhage. Zij vorderde hierbij:
'uitvoerbaar bij voorraad gedaagden te verbieden op enigerlei wijze
betrokken te zijn bij indirecte inbreuk op het Europese octrooi 0 90-4
717 B1, in het bijzonder door hen te verbieden de hiervoor bedoelde
O'Lacy's koffiepads te leveren of aan te bieden, op straffe van een
dwangsom van NLG 250.000,- per dag (een gedeelte van een dag voor een
hele dag rekenend) waarop, of NLG 50,- per betrokken verpakking van 18
O'Lacy's koffiepads waarmee, na de betekening van het te wijzen vonnis
dit verbod wordt overtreden, kosten rechtens.'
2.6. Bij vonnis van 18 januari 2002 heeft de voorzieningenrechter -
zakelijk beschouwd - het gevorderde toegewezen.
2.7. Tegen dit vonnis hebben Intergro c.s. hoger beroep ingesteld bij
het gerechtshof te 's-Gravenhage. Sara Lee stelde incidenteel appel
in. Bij arrest van 6 juni 2002 heeft het hof in het principaal appel
het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en het gevorderde
alsnog afgewezen. Het hof verwierp het incidenteel beroep. Het hof
overwoog hiertoe als volgt:
'4. De grieven 3 en 4 van Intergro c.s. betreffen de vraag of Intergro
c.s. door het in het verkeer brengen van de O'Lacy's koffiebuiltjes
indirect inbreuk maken op het octrooi. Het hof stelt vast, dat Sara
Lee zowel in eerste instantie als in hoger beroep zich beroept op de
conclusies 1, 5, 6, 8 tot en met 12 en 15 tot en met 19, maar zich
uitdrukkelijk niet beroept op conclusie 23 van het octrooi, die
gericht is op een pilvormige buil van filterpapier, gevuld met gemalen
koffie.
5. Ingevolge art. 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag wordt de
beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de
conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de
tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van
het Protocol bij genoemd artikel) zodanig dat zowel een billijke
bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan
derden wordt geboden.
6. Het octrooi van Sara Lee betreft een samenstel voor gebruik in een
koffiemachine, met
a. een houder met komvormige binnenruimte, begrensd door een bodem met
tenminste een (afvoer)opening en een verticale zijwand,
b. een pil-vormige buil van filterpapier, gevuld met gemalen koffie,
c. welke pil rust op de bodem van de houder en zich uitstrekt tot
nabij de verticale zijwand,
d. terwijl in de bodem van de houder een aantal zich radiaal naar de
tenminste ene (afvoer)opening uitstrekkende, kanaalvormige groeven
zijn voorzien,
e. en in bedrijf heet water onder druk bovenin de houder wordt
gevoerd,
f. zodat heet water door de koffiebuil wordt geperst en koffie uit de
buil extraheert,
g. waarbij gevormd koffie-extract uit de onderzijde van de buil en uit
de houder via de tenminste ene (afvoer)opening stroomt.
7. Blijkens het octrooi is een dergelijk samenstel bekend uit het
Amerikaanse octrooi 3.620.155. Een nadeel van dat bekende samenstel is
(kolom 2, regels 11 e.v. van het octrooi van Sara Lee), dat het hete
water in bedrijf langs de zijrand van de koffiebuil naar het uiteinde
van een groef in de bodem van de houder kan stromen, welk uiteinde
zich bevindt in een hoekpunt van de (rechthoekige) houder. Daardoor
wordt koffie-extract, dat wordt geëxtraheerd uit de gemalen koffie in
de buil buiten die buil gemengd met (een overigens niet controleerbare
hoeveelheid) water, dat niet door de koffie in de buil is gepasseerd,
waardoor het koffie-extract een ongewenste (geringere) sterkte zal
krijgen. Dit nadelige verschijnsel wordt het bypass-verschijnsel
genoemd.
8. Het octrooi beoogt de nadelen van de stand der techniek te
vermijden en verschaft daartoe een samenstel met een houder, waarvan
iedere groef zich uitstrekt van een plaats op afstand van de zijwand
in een richting vanaf die zijwand. Anders gezegd betekent dit, dat het
dichtst bij de zijwand gelegen uiteinde van iedere groef op enige
afstand van die zijwand ligt.
9. Met het geoctrooieerde samenstel wordt bereikt, dat elk heet water,
dat in bedrijf bovenin de houder wordt gevoerd, door de koffiebuil
wordt geperst en dat er geen of nagenoeg geen water langs de zijrand
van de koffiebuil rechtstreeks het uiteinde van de groef kan bereiken.
Er treedt aldus geen bypass-verschijnsel op, althans dit wordt sterk
verminderd (vgl. blz. 3, regel 19 e.v. Nederlandse vertaling van het
octrooi).
10. Voor een juiste werking van een samenstel volgens het octrooi is
het blijkens de beschrijving nodig, dat de koffiebuil zich uitstrekt
tot nabij de verticale zijwand van de houder. In kolom 2, regels 53 -
55 is dit verwoord met: 'This means that it is essential to the
invention, that the dimensions of the pouch and the container be
adjusted to each other'. Dit geldt echter, naar het oordeel van het
hof, ook voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi
3.620.155. Bij dat samenstel immers zal de (reeds optredende) bypass
worden versterkt als de in de bekende houder te gebruiken koffiebuil
geringere afmetingen heeft (kleiner is) dan de bodem van de houder en
zal het effect van de toepassing van de presser plate, toegelicht in
kolom 4, regel 15 e.v. van het Amerikaanse octrooi, ongunstig worden
beïnvloed. Naar het oordeel van het hof is het daarom niet van
betekenis onbloot, dat in figuur 4 van het Amerikaanse octrooi de
afmetingen van de koffiebuil 27 vrijwel gelijk zijn aan de afmetingen
van de sloping bottom walls 17 van de houder 14. Dat bij de bodem van
de houder passende afmetingen van de koffiebuil stand van de techniek
zijn blijkt ook uit het feit, dat dit aspect is opgenomen in de aanhef
van conclusie 1 van het Sara Lee octrooi (het hiervoor onder 6
genoemde aspect c.) en blijkt ook uit de bespreking, die in het
octrooi van Sara Lee gewijd is aan het genoemde Amerikaanse octrooi
(kolom 2, regels 6 - 10): 'The pouch (...) has dimensions
corresponding to the dimensions of the inner space of the container.
Accordingly, a circumferential edge of the pouch is located adjacent
the vertical sidewall of the container.'
11. Partijen verschillen van mening over de vraag of de in het
geoctrooieerde samenstel toe te passen koffiepads 'middelen
betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' zijn, zoals
bedoeld in artikel 73 Rijksoctrooiwet 1995. Het hof oordeelt hierover
als volgt.
12. Zoals hiervoor overwogen betreft de geoctrooieerde uitvinding een
samenstel van houder en bijpassende koffiebuil. Het samenstel van
houder en bijpassende (pilvormige) koffiebuil, zoals bekend uit het
hogergenoemde Amerikaanse octrooi had nadelen. De geoctrooieerde
uitvinding vermijdt die nadelen, door een zeer specifieke maatregel,
te weten een wijziging aan de houder van het samenstel. Van een
aanpassing van de koffiebuil is geen sprake. Indien een houder met een
(pilvormige) koffiebuil met afmetingen, zoals door Sara Lee in de
handel gebracht, is voorzien van groeven conform de leer van het
Amerikaanse octrooi (dat wil zeggen doorlopend tot bij de verticale
wand), dient de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara
Lee gewijzigd te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot
de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek
(te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Anders gezegd: bij
iedere (pilvormige) koffiebuil kan een houder conform het octrooi
worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel
element van de geoctrooieerde uitvinding.
13. Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande, dat niet
gezegd kan worden (in weerwil van het gestelde in kolom 3, regels 2-5
van het octrooi: "Hence, the invention is incorporated in the specific
properties of the container and the specific dimensions of the pouch
which correspond therewith"), dat een (pilvormige) koffiebuil, die
past in de houder van het geoctrooieerde samenstel een wezenlijk
bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding is. Daaraan doet niet af, dat een koffiebuil nodig is om
het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken (pleitnotities Mr.
Kuipers in prima: "Zonder de koffiepads zou de uitvinding immers niet
kunnen worden toegepast" en memorie van antwoord: "Zonder de pad zou
de uitvinding van het Octrooi immers niet toegepast kunnen worden").
Niet alles, wat nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen
gebruiken is een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding. Anders immers zou ook het benodigde hete water en zelfs de
koffiemachine, waarin het samenstel wordt gebruikt, een middel
betreffende een wezenlijk bestanddeel kunnen worden genoemd. (Vgl. de
MvT betreffende het met artikel 73 Rijksoctrooiwet 1995 overeenkomende
art. 44A Rijksoctrooiwet, ingevoegd bij de wijzigingswet 1987: "De
middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen.
Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de uitvinding
gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel element
vormen"). Hieraan wordt niet afgedaan door de door Benyamini bepleite
(ruime) ratio van indirecte octrooi-inbreuk, inhoudende "the idea that
third parties should not be allowed to benefit from the invention by
supplying means whose market flows from the invention which are
intended for utilizing it".
14. Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuiltjes met
dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuiltjes, die
door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel
zijn en, zoals door Intergro c.s. onweersproken is gesteld, op de
markt worden gebracht door bijvoorbeeld Laurentis, Merkur en Jacobs.
Die bekende pilvormige koffiebuiltjes hebben afmetingen, die wellicht
niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee
(bedoeld voor het zogenaamde Senseo Crema-apparaat), maar zoals
hiervoor overwogen zal ook bij deze bekende pilvormige koffiebuiltjes
een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden
geconstrueerd.
15. Gezien het voorgaande is het hof van oordeel, dat Intergro c.s.,
door het verhandelen van "O'Lacy's koffiepads" geen indirecte inbreuk
op het octrooi van Sara Lee plegen. De stelling van Intergro c.s. dat
met "toepassing van de geoctrooieerde uitvinding" in art. 73
Rijksoctrooiwet 1995 slechts bedoeld is "vervaardiging van het
geoctrooieerde voortbrengsel" behoeft dan ook niet te worden
besproken.
(...)
17. De incidentele grieven 2 en 5 van Sara Lee kunnen, gelet op
hetgeen hierboven onder 7, respectievelijk 4 is overwogen niet leiden
tot vernietiging van het vonnis. De incidentele grief 1 stuit af op
hetgeen onder 12 en 13 is overwogen. De incidentele grief 3, gericht
tegen rechtsoverweging 6 van het vonnis, kan, ook indien juist,
evenmin leiden tot vernietiging. Nu het vonnis, zoals hiervoor
overwogen, dient te worden vernietigd en de vorderingen van Sara Lee
afgewezen, falen de grieven in het incidenteel appèl en dient dit te
worden verworpen (...).'
2.4. Tegen dit arrest heeft Sara Lee tijdig beroep in cassatie
ingesteld.(6) Intergro en Vomar hebben geconcludeerd tot verwerping
van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk
doen toelichten en gerepliceerd resp. gedupliceerd.
3. Juridisch kader
3.1. Sara Lee heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd
overtreding door Intergro c.s. van artikel 73 ROW 1995. Het artikel
luidt, voor zover voor deze zaak van belang, als volgt:
'1. De octrooihouder kan de vorderingen die hem ten dienste staan bij
de handhaving van zijn octrooi instellen tegen iedere persoon, die
in Nederland in of voor zijn bedrijf middelen betreffende een
wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan anderen aanbiedt of
levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in
Nederland, een en ander mits die persoon weet dan wel het gezien de
omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing
geschikt en bestemd zijn.
2. Het eerste lid geldt niet indien de geleverde of aangeboden
middelen algemeen in de handel verkrijgbare produkten zijn, tenzij de
betrokkene degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van in
art. 53, eerste lid, vermelde handelingen.
(...)'
3.2. Het artikel betreft de zgn. indirecte octrooi-inbreuk. De laatste
arresten van de Hoge Raad over indirecte octrooi-inbreuk zijn, voor
zover ik weet, de destijds befaamde non-stol-zout-arresten van 1949 en
1950.(7) Het ging toen om de aanvullende werking van art. 1401 (oud)
BW; een bepaling als art. 73 ROW 1995 was er toen nog niet.
3.3. Een zodanige bepaling werd (als. art. 44A) in 1987 opgenomen in
de ROW 1910. In de MvT werd opgemerkt:
'Het voorgestelde nieuwe artikel 44A is ontleend aan artikel 30 van
het verdrag en volgt in alle opzichten het daarin neergelegde stelsel
van bescherming van de octrooihouder tegen indirecte inbreuk.'(8)
Gedoeld werd op art. 30 (oud; thans 26) van het
Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV). De tekst daarvan luidt, in het
Engels:
'A Community patent shall also confer on its proprietor the
right to prevent all third parties not having his consent from
supplying or offering to supply within the territories of the
Contracting States a person, other than a party entitled to exploit
the patented invention, with means, relating to an essential element
of that invention, for putting it into effect therein, when the third
party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means
are suitable and intended for putting that invention into effect.'(9)
Ofschoon dit verdrag zelf (nog) niet in werking is getreden, hebben de
regeringen destijds een 'resolutie betreffende aanpassing van de
nationale octrooiwetgevingen' aangenomen, die ertoe strekte dat de
verdragsluitende staten zo spoedig mogelijk hun nationale wetgeving
aan de overeenkomstige bepalingen uit het GOV zouden aanpassen.(10)
De verdragsrechtelijke achtergrond van de regeling brengt uiteraard
mee dat bij de uitleg van die bepaling acht moet worden geslagen op de
oorspronkelijke regeling in het GOV. Ik zal hierna dan ook mede ingaan
op buiten Nederland gepubliceerde opvattingen over deze Europese
regeling en andere nationale derivaten daarvan.
3.4. Volgens A. Benyamini (die, naar ik denk, internationaal bezien de
belangrijkste schrijver over art. 26 GOV is(11)) ligt aan de regeling
voor indirecte octrooi-inbreuk ten grondslag: ' the idea that
third parties should not be allowed to benefit from the invention by
supplying means whose market flows from the invention and which are
intended for utilizing it' (a.w., p. 182). Maar dit enkele profiteren
is niet genoeg. Benyamini vervolgt (pp. 183-184):
'Such a concept can hardly be reconciled with fundamental principles
of patent law, as it implies an extension of the monopoly to
unpatented elements of the invention. The unauthorized benefit derived
from the invention by the supplier is not in itself a sufficient basis
for establishing infringement, because that benefit does not deprive
the patentee of any part of his monopoly. Infringement requires
prohibited use of the invention which prejudices, or threatens to
prejudice, the patentee's exclusive right to the invention. In the
case of indirect infringement the prejudice can only be the subsequent
direct use: the supply of means for the invention, in itself, does not
prejudice the patentee's monopoly, which does not cover unpatented
means. The patentee has no exclusive right to make or sell essential
elements of his invention: such elements may be freely made and sold
for any purpose other than utilising the invention, or even for use in
the invention by persons entitled to exploit it. The conclusion
emerging from these factors is that only indirect use of the invention
by the supplier which is coupled with a threat or potentiality of
unauthorized direct use by the purchaser can justify a prohibition on
trade in unpatented products. Hence, the ultimate aim of Art. 26 CPC,
although not clearly expressed, is presumably to prevent third parties
from aiding unauthorized direct use of the invention.'
Het uiteindelijke doel van de in het GOV neergelegde bepalingen
omtrent indirecte octrooi-inbreuk moet volgens Benyamini dus worden
gezocht in het verhinderen dat door het toeleveren van (onbeschermd)
materiaal derden direct ongeoorloofd gebruik van de uitvinding maken.
3.5. De vraag of dit laatste zich voordoet (in de termen van art. 73
ROW 1995: 'toepassing van de geoctrooieerde uitvinding'), is door het
hof aangestipt in rov. 15, maar niet beantwoord. Die vraag staat in
cassatie ook niet ter discussie.
Het hof heeft geoordeeld dat de door Sara Lee gestelde indirecte
octrooi-inbreuk (reeds) strandt op een ander element van art. 73 lid
1, nl. het vereiste dat het moet gaan om 'middelen betreffende een
wezenlijk bestanddeel van de uitvinding'. Het hof heeft, zoals bleek,
de door Intergro c.s. geleverde koffiepads niet als zodanig
aangemerkt.
3.6. Over het element 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel
van de uitvinding' is in de MvT (bij art. 44A ROW 1910) het volgende
opgemerkt:
'De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding
betreffen. Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de
uitvinding gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel
element vormen. Anderzijds is niet nodig, dat de middelen speciaal op
de uitvinding afgestemd zijn.'(12)
3.7. Kort na de invoering van art. 44A ROW, schreef Hoyng over
'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding'
onder meer:
'De middelen moeten een wezenlijk onderdeel van de uitvinding
betreffen. De middelen behoeven derhalve niet zelf wezenlijke
bestanddelen te zijn. Dat laatste kan men zich wel voorstellen bij
onderdelen van een geoctrooieerde combinatie doch minder goed bij
middelen voor de toepassing van een werkwijze.
(...)
Van "middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding"
zal slechts sprake kunnen zijn als de onderdelen tot de geoctrooieerde
combinatie behoren. Het woord "betreffende" (en ook het Franse "se
rapportant à" en het Engelse "relating to") laat door zijn vaagheid
echter enige twijfel open.
(...)(13)
3.8. Latere Nederlandse schrijvers maken (ook) geen duidelijke keuze
binnen een breed spectrum, en/of klagen over onduidelijkheid van het
wettelijk begrip (en de MvT).
Zo lezen wij in Tekst & Commentaar I.E. (1998) in aant. 2 op art. 73
(Gielen):
'De betekenis van het begrip "wezenlijk bestanddeel" is niet op het
eerste gezicht helder. De MvT leert ...' .
Mulder en Van der Kooij, Hoofdzaken Mededingingsrecht (derde druk
2001, p. 59) schrijven:
'Met betrekking tot de zinsnede "middelen betreffende een wezenlijk
bestanddeel van de uitvinding" blijkt uit de wetsgeschiedenis dat
hieraan niet reeds voldaan is, indien het middelen betreft die bij de
toepassing van de uitvinding gebruikt zouden kunnen worden; aan de
andere kant is het, voor de toepasselijkheid van de bepaling, ook weer
niet noodzakelijk dat de middelen speciaal op de uitvinding afgestemd
zijn.'(14)
Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, Industriële eigendom
I, Deventer 2002(15), schrijven in nr. III.5.5.14 (p. 237):
'De formulering "middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding" is ruim, en leent zich daardoor voor toepassing op een
breed scala van handelingen die toepassing van de uitvinding kunnen
bevorderen. Daar staat tegenover dat de formulering weinig bepaald is.
Afbakening van de grens laat dus veel aan de rechtspraak over. De MvT
zegt er dit van' .(16), (17)
3.9. Benyamini schrijft over de corresponderende passus in art. 26 GOV
(means relating to an essential element of the invention) onder meer
het volgende:
'Those drafting the CPC adopted a flexible definition which can be
understood in more than one way.' (p. 197).
'The phrase "means relating to an essential element of the invention"
raises two main questions: what is "an essential element of the
invention", and what are means "relating to" such an element.
Considering the first issue, the question is whether the element
involved must be essential for the practice of the invention, or for
its inventive concept as defined by the claims. The distinction
between essential and non-essential elements of the invention, which
concerns the interpretation of claims and ascertainment of the scope
of protection conferred by the patent, is known in most EEC-countries,
and will be useful for determining whether the means are "relating to
an essential element of the invention." However, the term "essential
element" is not unequivocal.' (p. 198, mijn curs., A-G).
Zo veel is al zeker, dat zich hier een rechtsvraag ter interpretatie
aandient. Dat geldt ook voor het element 'relating to' (in art. 73 ROW
1995: 'betreffende').
3.10. Na een uiteenzetting (op pp. 199-200(18)) omtrent verschillende
'approaches' komt Benyamini met betrekking tot dit element 'relating
to' op pp. 200-201, voor zo ver hier van belang, tot de volgende
bevindingen:(19)
'When deciding between these approaches it is necessary to bear in
mind the concept underlying Art. 26, namely that the supply of means
for utilizing the invention is regarded as prohibited use of the
invention. In order to ensure that the benefit derived by the supplier
can be fairly attributed to the invention, Art. 26 requires not only
that the means be supplied and intended for utilizing the invention,
but also that they must be of a certain nature which confirms that it
is the invention which has created the market for them. On this ground
it is submitted that only where the means are part of the invention's
concept as defined by the claims, or at least substantially related to
this concept, can it be said that their existence or the demand for
them flows from the patent. The "concept of the invention" includes
those elements of the claims upon which the invention is founded. On
the other hand, where the means are merely functionally necessary for
practising the invention, or are intended for use with it, and bear no
particular relation to its teachings, their supply is too remote to be
regarded as use of the invention. Such means may be technically
necessary for making or using the patented product or carrying out the
patented process, but they are not essential to the foundation of the
invention.'(...).
Benyamini concludeert vervolgens (p. 202):
'These words clearly imply that Art. 26 was
intended to be applicable to means which are part of the invention's
concept, as well as those which substantially relate to it. This may
include a part of an essential element, and means which have been
specially adapted for the invention, or designed for making an
essential element thereof. A fortiori, an apparatus for making a
patented product should be covered by Art. 26, as it substantially
relates to each and every essential element of the invention. Where
the means are of a kind described above there is no need for further
qualitative requirements, since the existence of and demand for them
can clearly be attributed to the invention, and they distinctly relate
to the invention's concept. But the words "relating to" should not be
used to extend Art. 26 to products which are not necessary for
realizing the invention, but merely intended for use with it. This
concerns in particular the supply of means which are intended, or even
adapted, for use with a patented device, i.e. they are not required
for making that device, but essential for using it.'
3.11. Ik heb uw Raad geconfronteerd met ongebruikelijk lange citaten
uit één boek. Van de redenen daarvoor zijn er al enkele genoemd: er is
eigenlijk geen behulpzame Nederlandse literatuur. Het gaat om een (uit
het EOV stammende) Europese basistekst (die zich m.i. evenwel niet
leent voor het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van
Justitie der EG(20)). Ik ken geen doortimmerder uitheems commentaar
dan dat van de zeergeleerde Benyamini.
Een volgende reden voor het uitgebreid citeren is dat ik met de
voorstellen van Benyamini voor de oplossing van de interpretatievragen
over de cruciale termen means relating to an essential element of the
invention (in art. 73 ROW 1995: 'middelen betreffende een wezenlijk
bestanddeel van de uitvinding') instem: zowel qua uitkomst als qua
reasoning.
Of ik het 'wiel' van Benyamini zelf zou hebben kunnen 'uitvinden', is
zeer de vraag. (21) En als een auteur als Benyamini zijn bevindingen
dan ook nog zo uitstekend verwoordt, maken parafrases het dossier
alleen maar gecompliceerder in plaats van overzichtelijker.
3.12. Overigens behoeven wij ons niet alleen op Benyamini te verlaten.
In Duitsland is art. 26 EOV overgenomen in § 10 Patentgesetz. Het
gezaghebbende Duitse commentaar uit 1993 van Benkard c.s.
(Bruchhausen) op het Patentgesetz, waarnaar ook Sara Lee - m.i.
evenwel te selectief - verwijst, wijkt niet wezenlijk af van de
opvattingen van Benyamini.
Nog een lang citaat, nu uit deze Duitse bron (mijn cursiveringen,
A-G):
'Was ein wesentliches Element der Erfindung ist, ist unter Würdigung
des Gegenstandes der Erfindung zu ermitteln. Es ist nicht
Voraussetzung für die Wesentlichkeit des Elements, daß für das Element
ein sog. Elementenschutz beansprucht werden kann, siehe § 14, Randn.
144. Besteht Elementenschutz, so ist das Angebot oder die Lieferung
bereits eine unmittelbare Patentverletzung i.Si. v. § 9. Der in der
früheren Praxis entwickelte Begriff der "erfundungsfunktionellen
Individualisierung" ist nich geeignet, einen Ansatzpunkt für dat
Verständnis des Begriffes "wesentliches Element der Erfindung" zu
liefern, denn die beiden Begriffe gehen von einer verschiedenen
Gesamtregelung der mittelbaren Patentverletzung aus. Nicht allle
Merkmale der Erfindung sind wesentliche Elemente der Erfindung.
Merkmale, die für die Verwirklichung der Erfindung von untergeordneter
Bedeutung sind, sind keine wesentlichen Elemente der Erfindung.
Wesentliche Elemente der Erfindung sind solche Merkmale eines
Erzeugnisses, denen für die Verwirklichung der Erfindung mehr als nur
untergeordnete Bedeutung zukommt. Eine für die Anwendung eines
Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, erforderliche Vorrichtung
bezieht sich auf das Verfahren als ganzes und somit auf das
wesentliche Element der Erfindung als ganzes. Sind mehrere Mittel zur
Herstellung eines Erzeugnisses oder zur Anwendung eines Verfahrens
notwendig, so ist das Anbieten oder liefern von Mitteln, die für die
Herstellung des Erzeugnisses oder zur Anwendung des Verfahrens von
untergeordneter Bedeutung sind, keine mittelbare Patentverletzung.
Hierzu zählen beispielsweise bei einem Verfahren zur
Schädlingsbekämpfung(22) mittels einer überraschend wirksamen
chemischen Verbindung die üblichen und deshalb austauschbaren
Trägerstoffe, die zwar für die Anwendung des patentierbaren Verfahrens
hinter dem Werkstoff völlig zurücktreten. Anders ist es, wenn die
wesentliche Bedeutung des Verfahrens auf der Verwendung besonderer
Trägerstoffe beruht, die eine größere Wirksamkeit des Verfahrens zu
Folge haben.'(23)
3.13. De opvatting van Benyamini wordt m.i. (ook) gedeeld in het
gezaghebbende commentaar van Schulte (2001) bij § 10 Patentgesetz en
art. 26 GOV (cursivering van mij, A-G):
'Unter § 10 I fallen alle Mittel, die nach der Verkehrsanschauung
erkennbar dazu beitragen, den eigentlichen Kern der Erfindung, nämlich
den geschützten Erfindungsgedanken, zu verwirklichen. Diese
Voraussetzungen erfüllen sog. neutrale Teile nicht, deren Gestaltung
gebräuchlich ist (zB Nägel) oder die allgemein verwendbar sind (zB
Treibstoff), es sei denn, sie haben durch den mittelbaren
Patentverletzer gerade eine solche Anpassung erfahren, durch die sie
zu einer Verwendung bei der patentierten Erfindung im Vergleich zu den
üblichen bekannten Teilen besonders geeignet gemacht worden sind.
Bei Kombinationspatenten gehören nicht alle Einzelteile zu den
wesentlichen Elementen der Erfindung, auch wenn sie im Patentanspruch
aufgeführt sind, sondern nur die Elemente, die den Erfindungsgedanken
der Kombination ausmachen. Nicht erforderlich ist dagegen, dass dem
Element im Rahmen des Kombinationspatents Elementenschutz
zukommt.'(24)
Vergelijk voorts Bernhardt/Krasser (cursivering van mij, A-G):
'Die angebotenen oder gelieferten Mittel müssen sich auf ein
wesentliches Element der Erfindung beziehen. Als wesentlich werden
allgemein diejenigen Elemente gelten können, die nach der
Patentschrift für die Ausführung der geschützten technischen Lehre
erforderlich sind und diese vom Stand der Technik unterscheiden. (...)
Das Erfordernis, wonach es sich um ein wesentliches Element der
Erfindung handeln muß, dürfte dabei bewirken, daß angepaßte Mittel von
ganz ungeordneter Bedeutung außer Betracht bleiben.'(25)
3.14. Terrell on the law of Patents merkt, voor zover hier van belang,
het volgende op bij de op art. 26 GOV gebaseerde Section 60 (2) van de
Patents Act (1977) (mijn cursiveringen, A-G):
'Whether or not any particular means is an essential element of a
given invention will be a question of fact in each case. It will
clearly cover the supply of a product in kit form to be assembled by
the purchaser into an infringing item, but where the dividing is to be
drawn between essential and inessential elements is not clear.
In general, it is suggested that better guidance would be obtained by
considering the element in question and determining whether without
that element the invention could be put into effect. A component may
be essential to working of the infringing device, but of no relevance
to the question whether that device falls within the claim, and in
such a case it would seem not to be an essential element as
contemplated in the subsection.'(26)
3.15. Per saldo leidt deze lange aanloop ertoe dat ik, met omarming
van Benyamini en Schulte - en toch ook overeenkomstig Bruchhausen in
Benkard c.s., Bernhardt/Krasser alsmede Terrell - de uitleg van het
begrip 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding' in art. 73 ROW 1995 inderdaad (mede) afhankelijk acht van
uitleg van het octrooi. Daarmee heb ik verklaard waarom ik bij de nu
volgende bespreking van het cassatiemiddel juist acht het uitgangspunt
van het hof dat bij de vraag of er sprake is van een wezenlijk
bestanddeel van de uitvinding, het onderhavige (Europese) octrooi
uitgelegd dient te worden, en wel aan de hand van de voor die uitleg
gegeven maatstaf van art. 69 lid 1 EOV, welke maatstaf is
gereflecteerd in art. 53 lid 2 ROW 1995.(27)
3.16. Bij de beoordeling aan de hand van deze maatstaf pleegt het
Haagse hof als criterium te formuleren: wat de gemiddelde vakman bij
lezing van de conclusies en de beschrijving van de uitvinding
begrijpt. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, die zulks
observeren,(28) voegen daaraan toe dat zulks strookt met een juiste
(nl. ingeperkte) toepassing van de leer van het wezen van de
uitvinding.(29)
Hoewel het hof in het thans bestreden arrest dit criterium niet met zo
veel woorden tot uitdrukking heeft gebracht, ligt het alleszins voor
de hand dat het hof ook in deze zaak daarvan is uitgegaan.
3.17. Volgens vaste jurisprudentie van uw Raad is de ruimte voor
toetsing van uitleg (bepaling van de beschermingsomvang) van octrooien
in cassatie beperkt. De uitleg zelf geldt als een feitelijk oordeel.
In cassatie kan dus alleen geklaagd worden over eventuele toepassing
van onjuiste maatstaven, dan wel onbegrijpelijkheid van de
motivering.(30)
4. Bespreking van het cassatiemiddel
4.1. Onderdeel I van het cassatiemiddel, dat uiteenvalt in vijf
subonderdelen, keert zich tegen de beslissing van het hof dat Intergro
c.s. geen indirecte octrooi-inbreuk plegen (rov. 15), voor zover aan
die beslissing ten grondslag ligt hetgeen het hof in rov. 13, eerste
volzin, van het bestreden arrest heeft geoordeeld. Daarin overwoog het
hof:
'Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande, dat niet
gezegd kan worden (in weerwil van het gestelde in kolom 3, regels 2-5
van het octrooi: "Hence, the invention is incorporated in the specific
properties of the container and the specific dimensions of the pouch
which correspond therewith"), dat een (pilvormige) koffiebuil, die
past in de houder van het geoctrooieerde samenstel een wezenlijk
bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding is.'
4.2. De woorden 'uit het voorgaande' in rov. 13 slaan (mede) terug op
rov. 12. Daarin had het hof overwogen:
'12. Zoals hiervoor overwogen betreft de geoctrooieerde uitvinding een
samenstel van houder en bijpassende koffiebuil. Het samenstel van
houder en bijpassende (pilvormige) koffiebuil, zoals bekend uit het
hogergenoemde Amerikaanse octrooi had nadelen. De geoctrooieerde
uitvinding vermijdt die nadelen, door een zeer specifieke maatregel,
te weten een wijziging aan de houder van het samenstel. Van een
aanpassing van de koffiebuil is geen sprake. Indien een houder met een
(pilvormige) koffiebuil met afmetingen, zoals door Sara Lee in de
handel gebracht, is voorzien van groeven conform de leer van het
Amerikaanse octrooi (dat wil zeggen doorlopend tot bij de verticale
wand), dient de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara
Lee gewijzigd te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot
de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek
(te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Anders gezegd: bij
iedere (pilvormige) koffiebuil kan een houder conform het octrooi
worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel
element van de geoctrooieerde uitvinding.'
4.3. Subonderdeel I.i klaagt dat de beslissing, dat de koffiepads niet
een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding
zijn en (daardoor) geen sprake is van indirecte octrooi-inbreuk,
onjuist, althans onvoldoende begrijpelijk is, voor zover het hof
daaraan het in rov. 12 overwogene ten grondslag heeft gelegd, in het
bijzonder de overweging dat de uitvinding van Sara Lee de nadelen van
het Amerikaanse octrooi vermijdt door een aanpassing van de houder van
het samenstel en niet door een aanpassing van de koffiebuil.
Het subonderdeel voert aan dat voor de vraag of de koffiebuil een
wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, niet van belang is of de
desbetreffende koffiebuil in de stand van de techniek (als onderdeel
van een ander samenstel) bekend was. Voldoende is, volgens het
subonderdeel, dat de koffiebuil behoort tot de geoctrooieerde
uitvinding en dat de koffiebuil daarin een wezenlijke rol vervult voor
het bereiken van het met de uitvinding nagestreefde doel (vermijden
van bypass).
4.4. Het subonderdeel faalt. Het hof heeft bij zijn oordeel over het
ontbreken van het karakter van wezenlijk bestanddeel niet alleen
overwogen dat de koffiebuil (als onderdeel van en samenstel) bekend
was, maar voorts dat in de geoctrooieerde uitvinding de houder
overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd dient te
worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil
vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het
bypass-verschijnsel) te vermijden. Tot dat oordeel kwam het hof op
grond van een uitleg van het octrooi, aan de hand van de maatstaf van
art. 69 lid 1 EOV en het daarbij horend Protocol (rov. 5). Bij die
uitleg mocht het hof, anders dan het onderdeel betoogt, wel degelijk
gewicht toekennen aan de omstandigheid dat de koffiebuil op zichzelf,
alsmede een samenstel van een (andere) houder en een (daarin passende)
koffiebuil, welk octrooi eveneens beoogt bypass te vermijden, in de
stand van de techniek bekend was.(31) Zoals ook door het hof is
overwogen, verwijst het onderhavige octrooi immers zelf(32) in de
beschrijving uitdrukkelijk naar de stand van de techniek, in het
bijzonder naar het Amerikaanse octrooi nr. 3.620.155, waarin eveneens
sprake is van een samenstel van een op elkaar aansluitende buidel en
houder.
De door het hof gegeven - feitelijke(33) - uitleg van het onderhavige
octrooi is te meer begrijpelijk, gelet op zijn overweging (rov. 4) dat
Sara Lee zich uitdrukkelijk niet heeft beroepen op de afzonderlijke
conclusie 23 met betrekking tot de koffiebuil, lós van het samenstel.
4.5. Voor zover het subonderdeel wil stellen dat reeds van een
wezenlijk bestanddeel sprake is wanneer de buil een wezenlijke rol
vervult voor het bereiken van het nagestreefde doel (in dit geval:
vermindering van bypass), berust het op een onjuiste rechtsopvatting.
Vereist is dat sprake is van een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding. Het hof heeft, als gezegd, geoordeeld dat, gelet op de in
het octrooi geopenbaarde stand van de techniek, de uitvinding
uitsluitend is gelegen in een aanpassing van de houder en niet tevens
in de (passende) koffiebuil.
Verder miskent het subonderdeel dat het hof voorts heeft overwogen dat
aan zijn oordeel dat de koffiebuil geen wezenlijk bestanddeel vormt,
niet afdoet dat een (passende) koffiebuil nodig is om het
geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken. Deze door het hof
aangebrachte onderscheiding tussen wezenlijke bestanddelen van de
uitvinding en hetgeen voor het gebruiken van het geoctrooieerde
samenstel benodigd is, in overeenstemming met hetgeen daaromtrent in
parlementaire geschiedenis (vgl. het door het hof in rov. 13
aangehaalde citaat uit de MvT) is opgemerkt en, overtuigender, in
literatuur, waartoe ik verwijs naar de hierboven in nr. 3.9 e.v.
aangehaalde en onderschreven commentaren van Benyamini en andere
buitenlandse auteurs.
Dat voor de toepassing/het gebruik van het geoctrooieerde een
(passende) koffiebuil nodig is, is op zichzelf niet voldoende om tot
het bestaan van een 'wezenlijk bestanddeel' te kunnen concluderen.
Voor zover het subonderdeel uitgaat van een andere opvatting, faalt
het dus.
4.6. Bij het vorenstaande behoef ik dus niet eens toe te komen aan een
rode draad in het betoog van Intergro c.s., zowel in feitelijke
instanties als in cassatie, dat de koffiebuil niet alleen geen
wezenlijk onderdeel van de uitvinding is, maar - integendeel - nu
juist het probleem is, nl. de veroorzaker van bypass, omdat water de
weg van de minste weerstand zoekt. Voor dat bekende probleem, dat zich
óók voordoet als koffiebuiltjes aansluiten bij de rand van de houder,
zoekt het octrooi van Sara Lee met het specifieke groevensysteem
(groeven in de bodem die verder weg van de zijkant van de houder
beginnen) een oplossing.
De (verwante) kennelijke gedachtegang van het hof, waarbij de
uitvinding, gegeven het bekende bypass-verschijnsel, is gelegen in het
construeren van een houder die door middel van een specifiek systeem
met ingekorte groeven dit bekende bypass-probleem bij de (bekende)
koffiebuiltjes oplost of vermindert, en die bij iedere pilvormige
koffiebuil kan worden geconstrueerd, acht ik alleszins begrijpelijk.
4.7. Tenslotte bevat het subonderdeel (blz. 7, midden) een klacht,
voor zover het hof rov. 13 mede zou hebben doen steunen op r.ovv. 6
t/m 10. De klacht komt erop neer dat het hof in dat geval zou hebben
miskend dat een uitvinding als bedoeld in art. 73 ROW kan bestaan uit
een combinatie van bestanddelen die als zodanig of als bestanddeel van
een andere combinatie in de stand van de techniek bekend waren.
4.8. Ook als men met de steller van het middel uitgaat van de
inderdaad aannemelijke optie dat het hof met de woorden 'volgt uit het
voorgaande' in rov. 13, eerste volzin, tevens verwijst naar de r.ovv.
6 t/m 10, faalt deze klacht.
Het hof heeft het in het subonderdeel gestelde niet miskend. Het hof
heeft zich uitgesproken over het ontbreken van het karakter van
wezenlijk bestanddeel en dáártoe, zoals ik in nr 4.4 reeds aangaf,
niet alleen overwogen dat de koffiebuil (als onderdeel van en
samenstel) bekend was, maar voorts dat de houder voorzien van groeven
conform de leer van het Amerikaanse octrooi, overeenkomstig de leer
van het octrooi van Sara Lee gewijzigd dient te worden zonder dat
enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de
nadelen van de stand van de techniek (te weten het
bypass-verschijnsel) te vermijden. Bij deze aan de feitenrechter
voorbehouden beoordeling heeft het hof niet een van de in rov. 5
bedoelde afwijkende maatstaf gehanteerd, en dus een juiste maatstaf
gehanteerd. Ook overigens geeft 's hofs - begrijpelijke - oordeel dat
de koffiebuil in de ingeroepen conclusies geen wezenlijk bestanddeel
van de uitvinding vormt, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting
of een cassabel motiveringsgebrek.
4.9. Subonderdeel I.ii bevat vooreerst de klacht dat, voor zover het
hof heeft geoordeeld dat het met het woord 'uitvinding' in de zin van
art. 73 ROW 1995 is bedoeld de uitvindingsgedachte resp. het wezen van
de uitvinding en niet het samenstel van bestanddelen als in de
conclusies beschreven, dit oordeel rechtens onjuist is.
Voor zover het voormelde oordeel wél steun zou vinden in het recht,
acht het subonderdeel de beslissing, dat de bijzondere eigenschappen
(afmetingen, vormgeving e.d.) van de koffiebuil als beschreven in de
conclusies geen deel uitmaken van de uitvindingsgedachte omdat zo'n
koffiebuil al bekend zou zijn uit het Amerikaanse octrooi, eveneens
onjuist althans onbegrijpelijk, omdat:
(a) de omstandigheid dat een bestanddeel van de uitvinding al bekend
zou zijn, niet uitsluit dat het bestanddeel onderdeel uitmaakt van de
uitvindingsgedachte; en
(b) 's hofs oordeel dat geen sprake is van een middel betreffende een
wezenlijk bestanddeel althans daarom onbegrijpelijk is, nu bij gebreke
aan een andere vaststelling door het hof in cassatie ervan moet worden
uitgegaan dat de specifieke vormgeving/afmetingen van de koffiebuil,
als omschreven in de conclusies, cruciaal zijn voor het bereiken van
de uitvinding (vermijden van bypass),
(c) dan wel, omdat het hof bij zijn oordeel over de
uitvindingsgedachte alleen het oog heeft gehad op het deel van de
conclusie dat volgt op de woorden 'met het kenmerk dat'.
4.10. De in het subonderdeel vooropgestelde rechtsklacht mist
feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat met het begrip
uitvinding in art. 73 ROW is bedoeld de 'uitvindingsgedachte' of 'het
wezen van de uitvinding'. Het hof heeft zijn oordeel dat de koffiebuil
geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, immers gebaseerd
op een uitleg van het octrooi, waarbij het de maatstaf van art. 69 EOV
en het daarbij behorend protocol heeft gehanteerd (rov. 5). Volgens
deze maatstaf is (inderdaad) niet het 'wezen van de uitvinding'
doorslaggevend, maar moet de beschermingsomvang van het octrooi worden
bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift,
waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies
dienen en wel (op grond van het protocol bij genoemd artikel) zodanig
dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een
redelijke rechtszekerheid voor derden wordt geboden.(34) Als hiervoor
besproken (zie nr. 4.4), blijkt uit 's hofs overwegingen omtrent de
uitleg van het octrooi niet dat het hof deze maatstaf heeft miskend.
4.11. Daarmee ontvalt m.i. de bodem aan de voortbouwende
(motiverings)klachten. Ten overvloede nog het volgende. Voor zover het
subonderdeel 's hofs oordeel onjuist of onbegrijpelijk acht met het
oog op de bijzondere eigenschappen (maten) van de koffiebuil, faalt
het eveneens. Het subonderdeel ziet wederom over het hoofd:
(a) dat het hof in zijn oordeel over het ontbreken van het karakter
van wezenlijk bestanddeel de omstandigheid heeft betrokken dat Sara
Lee in de onderhavige procedure conclusie 23, waarin de buil is
beschreven, uitdrukkelijk niet heeft ingeroepen, terwijl het hof
voorts overwoog dat voor vermijding van bypass in de geoctrooieerde
uitvinding de houder conform de leer van het Amerikaanse octrooi
overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd dient te
worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil
vereist is (een feitelijk en (bepaald) niet onbegrijpelijk oordeel);
(b) 's hofs oordeel dat geen sprake is van een middel betreffende een
wezenlijk bestanddeel genoegzaam gedragen wordt door r.ovv. 12-13
terwijl, in weerwil van de door Sara Lee bedoelde 'crucialiteit' van
de specifieke vormgeving/afmetingen van de koffiebuil als omschreven
in de conclusies, het hof feitelijk en niet onbegrijpelijk kennelijk
heeft geoordeeld dat, gegeven het bekende probleem van bypass bij de
(bekende) builtjes, de crux zit in het verkorte-groevenstelsel onderin
de houder; en
(c) niet blijkt dat het hof bij zijn oordeel over de
uitvindingsgedachte enkel het oog heeft gehad op het deel van de
conclusie dat volgt op de woorden 'met het kenmerk dat', zodat de
deelklacht in zoverre feitelijke grondslag mist.
4.12. Subonderdeel I.iii komt erop neer(35) dat het hof aan zijn rov.
13 niet ten grondslag heeft mogen/kunnen leggen zijn vaststelling in
rov. 10, dat uit het Amerikaanse octrooi blijkt dat bypass wordt
versterkt wanneer de koffiepad kleiner is dan de houder. Volgens het
subonderdeel is dit oordeel onbegrijpelijk, omdat het Amerikaanse
octrooi het bypass-verschijnsel vermijdt door middel van een
presser-plate, terwijl dat octrooi niets leert over de rol die de
vormgeving en afmetingen van de koffiepad daarbij spelen. Het hof zou
met zijn andersluidend oordeel tevens buiten de grenzen van de
rechtsstrijd zijn getreden, nu het octrooi van Sara Lee waar het het
Amerikaanse octrooi bespreekt, dit aspect niet noemt en Intergro c.s.
dit evenmin hebben gesteld.
4.13. Voor zover het subonderdeel het hof verwijt buiten de grenzen
van de rechtsstrijd te zijn getreden, faalt het reeds op de grond dat
het hof zijn overweging, dat de omstandigheid dat de afmetingen van de
houder moeten zijn afgestemd op die van de buidel onderdeel is van de
stand van de techniek, heeft gebaseerd op hetgeen in het octrooi van
Sara Lee omtrent het meergenoemde Amerikaans octrooi wordt geopenbaard
(rov. 10, laatste volzin).
4.14. De stelling in het subonderdeel dat het Amerikaanse octrooi
niets leert over de rol die de specifieke vormgeving, respectievelijk
afmetingen, respectievelijk eigenschappen van de koffiebuil in
combinatie met de bodem de padhouder heeft, berust op onjuiste lezing
van rov. 10 en mist dus feitelijke grondslag. De stelling berust zelfs
op onjuiste lezing door Sara Lee van haar eigen octrooi, waarnaar het
hof in de laatste volzin van 's hofs rov. 10 verwijst en waarover Sara
Lee niet klaagt.
4.15. Het subonderdeel mist ook overigens feitelijke grondslag en kan
ook daarom niet tot cassatie leiden. Het hof heeft in rov. 10 niet
overwogen dat het voorkomen van het bypass-verschijnsel volgens het
Amerikaanse octrooi wordt bereikt door middel van een presser plate.
Het hof heeft daarentegen - daargelaten of het om een dragende
overweging gaat - overwogen dat het effect van de presser plate minder
zal zijn als de in de bekende houder te gebruiken koffiebuidel kleiner
is dan de bodem van de houder.
4.16. Dat het hof voor zijn in rov. 13 gegeven oordeel mede steun zag
in (zijn uitleg van) het Amerikaanse octrooi en (zijn uitleg van) de
verwijzing daarnaar in het octrooi van Sara Lee, acht ik overigens
alleszins begrijpelijk. Men behoeft immers geen ingenieur te zijn om
in te zien - sterker nog, het mag een gegeven van algemene bekendheid
heten - dat ter voorkoming van bypass (een van) de meest aangewezen
maatregel(en) is dat de koffiebuil qua doorsnee zo veel mogelijk
aansluit bij de binnenmaten van de houder. Wie wil dat water een
bepaalde weg kiest, zal immers ermee beginnen te zorgen dat andere,
even aantrekkelijke of nog aantrekkelijker wegen voor het water
(vanwege minder weerstand) zo veel mogelijk worden afgesloten. Dat,
gegeven deze uit het Amerikaanse octrooi (en de verwijzing daarnaar in
het octrooi van Sara Lee) afgeleide bekende stand van de techniek, het
hof geoordeeld heeft dat de aansluiting van houder en de koffiebuil
niét als een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kan worden
beschouwd, is - gezien ook het common sense-karakter ervan - geheel
begrijpelijk.
4.17. Subonderdeel I.iv richt zich tegen hetgeen het hof in rov. 13
vanaf de tweede volzin ('Daaraan doet niet af...)' overweegt. Volgens
het onderdeel is ook dat rechtens onjuist althans onbegrijpelijk.
Anders dan heet water en de koffiemachine, is, volgens het onderdeel,
de koffiebuil wél bestanddeel van de in de conclusies beschermde
uitvinding, terwijl voorts uit de conclusies blijkt dat de uitvinding
mede gelegen is in de eigenschappen van de koffiebuil.
4.18. Voor zover het subonderdeel (opnieuw) klaagt dat het hof ten
onrechte heeft geoordeeld dat de koffiebuil geen wezenlijk bestanddeel
is van de uitvinding, vormt het een herhaling van de voorgaande
klachten en faalt het om bij de bespreking daarvan aangegeven redenen
(i.h.b. nr. 4.4).
Voor zover het subonderdeel klaagt over de gelijkstelling door het hof
van de koffiebuil met de bij het koffiezetten gebruikte
koffiezetmachine en water, zij verwezen naar hetgeen eerder is
opgemerkt over de omstandigheid dat (uiteraard) een passende buidel
nodig is voor de toepassing van het octrooi, op zichzelf niet dwingt
tot de conclusie dat de buidel daardoor als 'wezenlijk bestanddeel van
de uitvinding' moet worden gekwalificeerd (vgl. nr. 4.5 met de
literatuurverwijzingen in nr. 3.9 e.v.).
4.19. Subonderdeel I.v keert zich tegen de beslissing van het hof, dat
de koffiebuil geen wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een
wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, voor zover die beslissing
berust op rechtsoverweging 14.
In rov. 14 overwoog het hof:
'Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuiltjes met
dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuiltjes, die
door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel
zijn en, zoals door Intergro c.s. onweersproken is gesteld, op de
markt worden gebracht door bijvoorbeeld Laurentis, Merkur en Jacobs.
Die bekende pilvormige koffiebuiltjes hebben afmetingen, die wellicht
niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee
(bedoeld voor het zogenaamde Senseo Crema-apparaat), maar zoals
hiervoor overwogen zal ook bij deze bekende pilvormige koffiebuiltjes
een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden
geconstrueerd.'
4.20. Het subonderdeel voert in de kern de volgende drie klachten aan:
(a) niet relevant is of de koffiepads in de stand van de techniek
reeds bekend waren; (b) de door Intergro c.s. op de markt gebrachte
builtjes waren niet in de stand van de techniek bekend; en (c) voor de
vraag of sprake is van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel
van de uitvinding, is niet van belang dat nádat de uitvinding is
gedaan, bij de toepassing van de uitvinding gebruik gemaakt kan worden
van koffiebuiltjes die reeds lang in de handel zijn.
4.21. Naar mijn mening heeft het hof in zijn overwegingen t/m rov. 13
een sluitende motivering gegeven voor de eindbeslissingen waartoe hij
in r.ovv. 15 en 16 (en 17 voor wat betreft het incidenteel appel) is
gekomen.
's Hofs oordeel in rov. 13 dat de koffiebuidels niet kunnen worden
aangemerkt als (een middel betreffende) een wezenlijk bestanddeel van
de uitvinding, heeft het hof gegrond op de dááraan voorafgaande
overwegingen.
In rov. 14 heeft het hof klaarblijkelijk nog getoetst aan art. 73 lid
2 ROW. Daarin is een uitzondering opgenomen, die erop neerkomt dat ook
wanneer wél is voldaan aan de vereisten van lid 1 om indirecte
octrooi-inbreuk aan te nemen, van zodanige indirecte octrooi-inbreuk
toch geen sprake is, wanneer de geleverde of aangeboden middelen
algemeen in de handel verkrijgbare producten zijn.(36) Omdat het hof
echter in rov. 13 had geoordeeld dat geen sprake was van een middel
betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding gaat het om
een overweging ten overvloede.
Daarmee strandt subonderdeel I.v op gebrek aan belang.
4.22. Onderdeel II van het middel komt andermaal op tegen 's hofs
oordeel dat de koffiebuiltjes niet kunnen worden aangemerkt als een
middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Dit
onderdeel klaagt dat 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is,
omdat, voor zover het hof de conclusies 16 t/m 19 van het octrooi in
zijn oordeel heeft betrokken, dit niet uit het arrest blijkt.
Verder bevat het onderdeel de klacht dat de r.ovv. 6 t/m 10 en 12 de
beslissing niet kunnen dragen, omdat Sara Lee zich op de conclusies 16
t/m 19 van het octrooi heeft beroepen, waaruit blijkt dat wél sprake
is van een aanpassing van de koffiebuil, die verder gaat dan alleen de
aanpassing van de omvang van de buil aan de omvang van de houder.
4.23. Ik geef hieronder de conclusies 16 t/m 19 (in het Nederlands,
als vermeld op p. 5 van de cassatieschriftuur) gemakshalve hieronder
weer:
'16. Samenstel volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk,
dat een bodem (22) van de pouch (4) in hoofdzaak een met de vorm van
de bodem (8) van de houder (2) corresponderende vorm heeft.
17. Samenstel volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk,
dat de pouch (4) is voorzien van een schijfvormig bovenvel (20) en een
schijfvormig ondervel (22) die nabij hun langsranden met elkaar zijn
verbonden waarbij de met elkaar verbonden delen van het boven- en het
ondervel een ringvormige sealnaad (26) vormen.
18. Samenstel volgens conclusies 10 en 17, met het kenmerk, dat de
afmetingen van het onderste schijfvormige vel (22) vanaf een centrum
van het vel (22) tot aan de ringvormige sealnaad (26) overeenkomen met
afmetingen van het schotelvormig bodemdeel (30).
19. Samenstel volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de
ringvormige sealnaad (26) afmetingen heeft die in hoofdzaak
corresponderen met de afmetingen van het ringvormige bodemdeel.'
4.24. Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof de conclusies 16 t/m
19 niet kenbaar in zijn beoordeling heeft betrokken, mist het
feitelijke grondslag. Allereerst noemt het hof deze conclusies
uitdrukkelijk in rov. 4. Het hof heeft vervolgens de conclusies 16 t/m
19, waarin de eigenschappen van het samenstel zodanig zijn beschreven
dat de houder en de koffiebuil op de elkaar aansluiten, kennelijk zo
geïnterpreteerd dat daarin (eveneens) een aanpassing van de houder aan
de omvang van de koffiebuil is beschreven. Dat het hof de hier
bedoelde conclusies aldus heeft uitgelegd, getuigt in het licht van
art. 69 EOV en het daarbij behorende protocol (waarnaar het hof in
rov. 5 heeft verwezen) niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het
oordeel is ook niet onbegrijpelijk, gelet op de overweging van het hof
(rov. 4) dat Sara Lee geen beroep heeft gedaan op (de zelfstandige)
conclusie 23, waarin uitsluitend de koffiebuil is beschreven, en de
overweging (rov. 10 in verbinding met rov. 13) van het hof dat - gelet
op uit het in de beschrijving genoemde Amerikaanse octrooi blijkende
stand van de techniek - de omstandigheid dat de koffiebuil en houder
op elkaar passen, niet meebrengt dat de koffiebuil een wezenlijk
bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van
uitvinding is.
Klaarblijkelijk en in het licht van r.ovv. 10 en 13, en mede in het
licht van het partijdebat niet onbegrijpelijk, heeft het hof voorts
geoordeeld dat de in conclusie 17 vermelde eigenschappen van de
koffiebuil er evenmin toe leiden dat sprake is van een middel
betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding
4.25. Onderdeel III keert zich tegen rov. 17, waarin het hof op de in
r.ovv. 12 en 13 aangegeven gronden de eerste incidentele grief heeft
verworpen. De eerste incidentele grief luidde:
'Ten onrechte overweegt de Voorzieningenrechter in r.o. 11 dat de
uitvinding van eiseres is gelegen in het in de bodem van de padhouder
aanbrengen van groeven, die zich vanaf enige afstand van de zijwand
van de padhouder uitstrekken in de richting van een uitlaatopening.
Zoals uit het hieronder uiteengezette moge volgen is de uitvinding
gelegen "in de specifieke eigenschappen van de houder en de hiermee
corresponderende specifieke afmetingen van de pouch". Hetgeen waaraan
de Voorzieningenrechter refereert sluit evenwel wel aan bij het
kenmerk van conclusie 1. Zoals hieronder onder 80 is uiteengezet valt
dit evenwel niet op één lijn te stellen met de uitvinding als zodanig,
die zoals gezegd bestaat "in de specifieke eigenschappen van de houder
en de hiermee corresponderende specifieke afmetingen van de pouch".'
Het onderdeel herhaalt in de eerste plaats de in de onderdelen I en II
aangevoerde klachten. De verdere klachten van het onderdeel heb ik als
volgt verstaan:
- voor zover de voorzieningenrechter in rov. 11 van zijn vonnis van 18
januari 2002 heeft willen beslissen dat de uitvindingsgedachte
(alleen) is gelegen in het aanbrengen van groeven in de bodem van de
houder, vormen 's hofs r.ovv. 12 en 13 geen begrijpelijke verwerping
van de incidentele grief 1 daartegen;
- voor zover in de r.ovv. 12 en 13 aldus gelezen moeten worden dat de
uitvinding (alleen) bestaat in het aanbrengen van groeven op enige
afstand van de wand van de houder (en dat van een aanpassing van de
koffiebuil geen sprake is) zijn deze rechtsoverwegingen onjuist,
althans onbegrijpelijk, omdat:
- die beslissing niet kan worden gedragen door de vaststelling dat de
koffiebuil al bekend was (om de in onderdelen I en II aangevoerde
redenen),
- de uitvindingsgedachte ook in een combinatie van bekende maatregelen
kan bestaan,
- Sara Lee zich op conclusies 16 t/m 19 heeft beroepen waaruit wel van
een aanpassing van de koffiebuil ten opzichte van het Amerikaanse
octrooi blijkt, en de koffiepads meer eigenschappen hebben dan enkel
een aanpassing van de omvang van de koffiebuil aan die van de houder.
4.26. De door het hof in rov. 12 en 13 gegeven uitleg van het octrooi
van Sara Lee komt overeen met het door de incidentele grief 1
bestreden oordeel van de voorzieningenrechter. Dat het hof deze grief
verwierp onder verwijzing naar genoemde overwegingen, is daarom
begrijpelijk. Voor zover het onderdeel inhoudelijke klachten aanvoert
tegen deze beslissing, vormt het onderdeel een herhaling van de in de
voorgaande onderdelen vervatte klachten en faalt het om de bij de
bespreking van die onderdelen aangegeven redenen.
5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
A-G
1 Nrs. 1.2 en 1.3 zijn ontleend aan rov. 1 sub d en sub e van het
vonnis in deze zaak van Vzr. 's-Gravenhage 18 januari 2002, waartegen
geen grief is aangevoerd.
2 IER 2002, nr 56, p. 323; LJN-nummer AE6426.
3 AMI 2003/1, nr. 4, p. 29, m.nt. K.J. Koelman.
4 Ontleend aan rov. 1 van het arrest a quo van 6 juni 2002.
5 Op blz. 5 van de inleidende dagvaarding is een Nederlandse vertaling
van deze conclusie 1 opgenomen. Conclusies 1, 5-6, 8-12 en 15-19 staan
in het Engels en in het Nederlands op pp 3-5 van de
cassatiedagvaarding. Als productie 6 in eerste aanleg is een complete
Nederlandse vertaling van octrooi overgelegd.
6 De cassatiedagvaarding dateert van 31 juli 2002.
7 HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357 m.nt. PhANH, BIE 1949, p. 42 m.nt.
VdM en HR 1 december 1950, NJ 1951, 20, BIE 1951, p. 32 (Staat/Bonda I
en II).
8 TK 1984-1985, 19 131, nr. 3, p. 33. Zie ook pp. 4-5 aldaar en voorts
uit die tijd Brinkhof, Ontwikkelingen in het octrooirecht,
CIER-lezingen (losbl.) pp. A14-15 (1987/1988), Pieters, De jongste
wijziging van de Rijksoctrooiwet, BIE 1987, pp. 287-290 en Hoyng,
Repareren in het octrooirecht (diss. KUB 1988), hst. IX.
9 Trb. 1976, 103, p. 93. De tekst van dit artikellid is bij
vernummering van 30 tot 26 niet veranderd.
10 Trb. 1976, 103, p. 191. Zie voor de meest recente gegevens over de
stand van zaken met betrekking tot het Gemeenschapsoctrooi Brinkhof,
BIE 2003, p. 151 en W. Tilmann, Gemeinschaftspatent mit einem
zentralen Gericht, GRUR Int. 2003, p. 381; vgl. eerder G. Paterson,
The European Patent System, Londen 2001, p. 593 e.v., G. Tritton,
Intellectual Property in Europe, Londen 2002, p. 165 e.v. en Van
Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, Industriële eigendom I,
Deventer 2002, nr. II.7.3, p. 61.
11 A. Benyamini, Patent Infringement in the European Community,
IIC-studies (auspiciën Max-Planck-Institut München), Vol. 13,
Weinheim/New York 1993: aldaar ch. 9, p. 173 e.v. Benyamini geeft ook
rechtsvergelijkende (achtergrond)gegevens.
12 TK 1984-1985, 19 131, nr. 3, p. 34. Bij de algemene inleiding op
het leerstuk van de indirecte octrooi-inbreuk, op p. 33, vermeldt de
MvT nog: 'De middelen vallen als zodanig niet onder het octrooi;
denkbaar is zelfs dat octrooiverlening voor deze middelen is
geweigerd'.
13 Hoyng, a.w., pp. 199-200. Het vervolg bij Hoyng spitst zich toe op
onderdelen. Ik citeer óók uit die passages, omdat zulks (overigens
selectiever) ook gebeurt in de s.t. namens Sara Lee, nr. 46, maar
zonder dat daar de toespitsing op onderdelen wordt genoemd. Thans het
citaat:
'Om voor bescherming ex art. 44A in aanmerking te komen is niet
voldoende dat het desbetreffende onderdeel tot de geoctrooieerde
combinatie behoort. Uit de woorden "middelen betreffende een wezenlijk
onderdeel", toegepast op onderdelen, lijkt bij een redelijke uitleg te
volgen dat er sprake moet zijn van een wezenlijk onderdeel.
De Toelichting stelt enerzijds, dat de middelen een essentieel element
moeten vormen, doch anderzijds, dat niet noodzakelijk is dat de
middelen speciaal op de uitvinding zijn afgestemd. Wil art. 44A enige
praktische betekenis hebben, dan zullen geen te strenge eisen aan
"wezenlijk" moeten worden gesteld.'
Bij de laatste volzin plaats ik de kanttekening dat Hoyng met
'praktische betekenis' kennelijk bedoelt: voor de eiser positieve
betekenis.
14 Mulder en Van der Kooij herhalen t.a.p. niét een in de s.t. namens
Sara Lee, nr. 47, wél aangehaalde passage uit hun oudere artikel in
IER 1986, p. 41 e.v.
15 Hierna te citeren als: vNH/H/vN I (2002).
16 De auteurs vervolgen met een beschouwing over de in onze zaak niet
aan de orde zijnde vraag over eventuele toepasselijkheid op
tekeningen, recepten of gebruiksaanwijzingen.
17 In voetnoot 302 op p. 237 vermelden de auteurs vindplaatsen van
voorbeelden uit de lagere rechtspraak van indirecte inbreuk door
aanbieden of leveren van wezenlijke bestanddelen. Andere uitspraken
waarin dit element aan de orde was, zijn nog: Hof 's-Gravenhage 4 juni
1992, BIE 1993, nr. 98, p. 372, Pres. Rb. 's-Gravenhage 19 januari
1995, BIE 2000, nr. 32, p. 136 en Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 maart
1996, BIE 1999, nr. 109, p. 441. Een 'richtinggevende lijn' zou ik aan
e.e.a. evenwel niet durven te ontlenen.
18 Citaten daaruit nog te vinden in de s.t. namens Sara Lee, nrs.
64-66.
19 De s.t. namens Sara Lee (nr. 67) geeft slechts het eerste stuk van
het nu volgende lange citaat weer.
20 Zoals eerder aangegeven, hebben de lidstaten zich bij de Resolutie
tot aanpassing van de nationale octrooiwetgevingen (Trb. 1976, 103, p.
191) verplicht om onmiddellijk na ondertekening van het verdrag hun
nationale octrooirecht al zoveel mogelijk aan te passen aan (o.m.) het
GOV. Waar de Gemeenschap het GOV niet mede heeft gesloten, en waar het
verdrag de gemeenschap niet op andere wijze verbindt, zou het hof zijn
prejudiciële bevoegdheid moeten ontlenen aan een desbetreffende
verdragsbepaling (zoals in het 'oude' EEX-Verdrag). Het GOV in de
oorspronkelijke versie van 1975 voorzag in art. 73 lid 1 sub a in de
mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen betreffende de
uitleg van het GOV aan het Europese Hof van Justitie. Het verdrag is
echter tot op heden niet in werking getreden. Daaraan valt toe te
voegen dat in het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien, gedaan te
Luxemburg ('Akkoord 1989', Trb. 1990, 121) het GOV werd aangepast,
waarbij de bevoegdheid tot het geven van prejudiciële beslissingen
weer aan het HvJEG werd ontnomen, ten gunste van een te creëren
Gemeenschappelijke Hof van Beroep (Community Patent Court, COPAC), zie
art. 5 Akkoord 1989. De jurisdictie van het HvJEG werd beperkt tot de
vraag of een interpretatie van het GOV in overeenstemming is met het
EG-verdrag (art. 2 lid 2 Akkoord 1989), alsmede tot vragen over
rechterlijke bevoegdheid (art. 3 Akkoord 1989). Zie hierover
Benyamini, a.w., p. 24. Het (gewijzigde) GOV is, als gezegd, nog niet
in werking getreden. Vooralsnog is ten deze dus geen sprake van een
gemeenschaps(octrooi)gerecht dat zich over de uitleg van uit het GOV
afkomstig uniform octrooirecht kan uitspreken (vgl. Kapteyn/VerLoren
van Themaat, Introduction to the law of the European Communities
(1998), p. 792). De recente ontwikkelingen voorzien een
Gemeenschapsoctrooiverordening in plaats van het GOV. Vgl. voetnoot
10. Een vraag over hypothetisch toekomstig gemeenschapsrecht lijkt bij
het HvJEG op niet-ontvankelijkheid te stuiten.
21 Leve het voortreffelijke proefschrift. Enkele voorbeelden waarin de
HR (vermoedelijk) sterk op één bepaalde dissertatie leunde: HR 27
november 1981, NJ 1982, 503 (Boon/Van Loon) over pensioenverevening
(op diss. Th.L.J. Bod, Pensioen en privaatrecht, 1979); HR 26 juni
1998, NJ 1998, 745 (Mr. Aerts q.q./ABN Amro) t.a.v. voldoening uit
vrije boedelactief (op diss. G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de
faillissementsboedel, 1997); HR 20 juni 1997, NJ 1999, 302 (Stichting
Beheer Kasteel Renswoude/Den Boer) over het recht van dertiende
penning (op diss. F.C.J. Ketelaar, Oude zakelijke rechten, 1978); HR
22 september 2000, NJ 2001, 348 over eigendom van kerktorens (op diss.
H.D. Ploeger, Horizontale splitsing van eigendom, 1997).
22 Werkwijze voor ongedierte- of onkruidbestrijding, A-G.
23 Benkard/Bruchhausen/Rogge/Schäfers/Ullmann,
Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage (1993), p. 448, Randnr
14. De citaten uit Benkard c.s. in de s.t. namens Sara Lee, nrs. 72-73
omvatten niet de tweede gecursiveerde passage.
24 R. Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 6.
Auflage (2001), p. 267, Randnr 15-16.
25 W. Bernhardt/R. Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage
(1986), p. 592, onder 2.
26 S. Thorley c.s., Terrell on the law of Patents, 15th ed. (2000), p.
215, par. 8.33.
27 Nogmaals citaat Benyamini, p. 198: 'The distinction between
essential and non-essential elements of the invention, which concerns
the interpretation of claims and ascertainment of the scope of
protection conferred by the patent, is known in most EEC-countries,
and will be useful for determining whether the means are "relating to
an essential element of the invention".'
28 A.w., p. 219.
29 Zie daarover uitgebreid deze auteurs, a.w., pp. 207-219.
30 vNH/H/vN t.a.p.; en vgl. bijv. (recent) HR 16 februari 2001, NJ
2001, 393 m.nt. DWFV (Van Egmond/Wiva), r.ovv. 3.3.4 - 3.5; HR 29
maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. Gielen (Van Bentum/Kool), rov. 3.5.5.
31 Vgl. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht (diss. Utrecht),
Deventer 1998, p. 234.
32 Prod. 6 bij Akte houdende overlegging producties van 18 december
2001, p. 2, regels 21 e.v., p. 3 regels 1-5.
33 Vgl. nr. 3.17 supra.
34 Voor de 'leer van het wezen' (waarop het subonderdeel
klaarblijkelijk doelt) en de uitleg overeenkomstig art. 69 EOV en het
daarbij behorende protocol, verwees ik in nr. 3.16 reeds naar vNH/H/vN
I (2002), p. 207 e.v. In zijn arrest van 13 januari 1995, NJ 1995, 392
m.nt. DWFV (Ciba-Geigy/Oté) heeft de Hoge Raad afstand genomen van de
'leer van het wezen' als centrale norm bij de uitleg van octrooien.
Thans vormt het wezen van de uitvinding een (belangrijk) gezichtspunt
bij de uitleg overeenkomstig art 53 lid 2 ROW 1995. In de recente
literatuur heerst intussen enige discussie omtrent de vraag of, resp.
in hoeverre de Hoge Raad, gelet op zijn arrest van 29 maart 2002, NJ
2002, 530 m.nt. Gielen (Van Bentum/Kool), voldoende recht doet aan de
in het protocol bij art. 69 EOV bedoelde redelijke rechtszekerheid
voor derden: vgl. vNH/H/vN I (2002), pp. 218-219.
35 De s.t. bij dit onderdeel kan verwarring veroorzaken. Terwijl het
subonderdeel verwijst naar het 'hiervoor sub 12 geciteerde oordeel van
het hof', dat is rov. 13 van het hof (niet rov. 12), verwijst Sara Lee
in nr. 98 van de s.t. naar rov. 12 (in plaats van 13) van het hof, en
aldaar wordt ook rov. 12 (in plaats van 13) geciteerd. Ik houd dit op
een (ver)dwaling. Intussen moet uit het subonderdeel (I.iii) worden
afgeleid dat de klacht zich niet keert tegen 's hofs rov. 13 als
zodanig (nóch tegen rov. 12), maar tegen rov. 10 van het hof, voor
zover het hof rov. 10 mede aan het oordeel in rov. 13 ten grondslag
heeft gelegd. Hoewel de s.t. namens Sara Lee in nr. 98 e.v. rov. 10
van het hof nergens meer noemt, lijkt nr. 104 aldaar toch te
bevestigen dat het subonderdeel bedoeld is in de hier veronderstelde
zin.
36 Met als beperking: 'tenzij de betrokkene degene aan wie hij levert
aanzet tot het verrichten van in art. 53, eerste lid, vermelde
handelingen'.
Hoge Raad der Nederlanden