Uitspraak Hoge Raad LJN-nummer: AF0688 Zaaknr: C01/036HR
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 24-01-2003
Datum publicatie: 24-01-2003
Soort zaak: civiel - handelszaak
Soort procedure: cassatie
24 januari 2003
Eerste Kamer
Nr. C01/036HR
JMH
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
1. UNILEVER N.V., gevestigd te Rotterdam,
2. IGLO-MORA GROEP B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
EISERESSEN tot cassatie,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,
t e g e n
de vennootschappen naar Belgisch recht:
1. ARTIC N.V., gevestigd te Nieuwegein,
2. N.V. FRISA, gevestigd te Kuurne, België,
VERWEERSTERS in cassatie,
advocaat: mr. E. Grabandt.
1. Het geding in feitelijke instanties
Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Unilever c.s. - hebben bij
twee exploiten van 2 juli 1999 verweersters in cassatie - verder te
noemen: Artic c.s. - in kort geding gedagvaard voor de President van
de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd voorzover in cassatie van
belang en verkort weergegeven:
i) Artic c.s. te gelasten met onmiddellijke ingang, binnen de Benelux,
hun inbreukmakende en onrechtmatige handelingen, als ten processe
bedoeld, te staken, en in het bijzonder onmiddellijk te staken het
(doen) aanbieden, aanprijzen, verhandelen, distribueren of verspreiden
overigens van ijsproducten en reclamematerialen, voorzien van de ten
processe bedoelde benaming(en) en/of productopmaak en/of
verschijningsvorm, alsmede voorzien van elke andere benaming of
productopmaak waarmee of waardoor het publiek eveneens verward zou
kunnen worden ten aanzien van de WINNER TACO-merken.
ii) Artic c.s. te bevelen om, binnen vijf werkdagen na betekening van
het te dezen te wijzen vonnis, daar waar, naar zij weten of
redelijkerwijze kunnen weten of vermoeden, in de Benelux exemplaren
van het litigieuze ijsproduct en/of reclamematerialen voorhanden zijn,
deze aldaar te (doen) weghalen (of althans, voor wat de prijskaarten
betreft, de litigieuze ijsproducten en hun benamingen effectief en
definitief onzichtbaar te maken), en een en ander tezamen met haar
eventuele huidige of dan bestaande voorraden van die ijsproducten
en/of reclamematerialen, te doen vernietigen;
iii) Artic c.s. te veroordelen te betaling aan Unilever van een
dwangsom ten bedrage van f 250.000,-- voor elke dag of iedere keer dat
de betrokken gedaagde in strijd mocht handelen met de aan haar
overeenkomstig het sub i) en ii) gevorderde op te leggen geboden, of
enig gedeelte daarvan, dan wel van f 250,-- voor ieder exemplaar van
enig ijsproduct of reclamemateriaal ten aanzien waarvan,
respectievelijk waarmee, de betrokken gedaagde in strijd mocht
handelen met de aan haar overeenkomstig het sub i) en ii) gevorderde
op te leggen geboden, of enig gedeelte daarvan.
Artic c.s. hebben de vorderingen bestreden.
De President heeft bij vonnis van 15 juli 1999 de vorderingen van
Unilever c.s. in hoofdzaak toegewezen.
Tegen dit vonnis hebben Artic c.s. hoger beroep ingesteld bij het
Gerechtshof te 's-Gravenhage.
Bij arrest van 2 november 2000 heeft het Hof:
vernietigd het bestreden vonnis, voorzover, kort gezegd:
- het onder I van het dictum gegeven bevel betrekking heeft op het
gebruik van de tacovorm of een ander met het vormmerk van Ola
overeenstemmend teken door Artic;
- daarbij (onder II van het dictum) aan Artic is bevolen
inbreukmakende producten terug te halen en te vernietigen;
en in zoverre opnieuw rechtdoende:
- het meer of anders gevorderde afgewezen, en
- het bestreden vonnis voor het overige bekrachtigd.
Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het Hof hebben Unilever c.s. beroep in cassatie
ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.
Artic c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor
Unilever c.s. mede door mr. A.S.C. Hartman, advocaat bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels strekt tot het
stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof als in
deze conclusie aangegeven.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Iglo-Ola, een dochtermaatschappij van Unilever, heeft in 1997 via
haar paraplumerk OLA een ijsproduct in de Benelux op de markt gebracht
onder de naam WINNER TACO. Dit product bestaat uit een krokant
gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met
caramelsaus en vanille-roomijs.
(ii) De WINNER TACO is een succesvol product gebleken en heeft sinds
haar introductie alleen al in Nederland een omzet gegenereerd van
bijna f 50 miljoen. Aan reclame voor de WINNER TACO heeft Iglo-Ola
sedert de introductie een bedrag van f 8 miljoen besteed.
(iii) Iglo-Ola heeft bij het Benelux-merkenbureau op 2 oktober 1997
onder nummer 616997 het teken W1NNER TACO als merk gedeponeerd, en op
30 maart 1999 onder nummer 0935427 het teken TACO, alles voor de
klasse 30 (consumptie-ijs).
(iv) Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola onder nummer 0937784 een afbeelding
van het WINNER TACO ijsje (met een hap eruit) als beeldmerk bij het
Benelux-merkenbureau geregistreerd.
(v) Artic brengt sedert februari 1999 een ijsproduct op de markt onder
de naam EL TACO. Ook dit product bestaat uit een krokant gebakken
zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus
en vanille-roomijs.
(vi) Beide ijsproducten hebben een met elkaar overeenstemmende
"tacovorm".
3.2 Unilever c.s. hebben in kort geding de hiervoor in 1 vermelde
vorderingen ingesteld tegen Artic c.s. De President heeft deze
vorderingen toegewezen. In hoger beroep heeft het Hof het vonnis
vernietigd voor zover het bevel betrekking heeft op het gebruik van de
"tacovorm" of een ander met het vormmerk van Iglo-Ola overeenstemmend
teken door Artic c.s. en voor zover daarbij aan Artic c.s. is bevolen
inbreukmakende producten terug te halen en te vernietigen. Het Hof was
van oordeel dat het depot van het vormmerk van Iglo-Ola op 6 mei 1999
te kwader trouw is geschied. Daarbij heeft het Hof (in rov. 4) -
samengevat weergegeven - het volgende overwogen.
(a) Artic c.s. hebben de "tacovorm" sedert 1999 op normale wijze
gebruikt. Unilever c.s. waren daarvan op de hoogte. Artic c.s. hebben
alvorens een ijsje in "tacovorm" op de markt te brengen gecontroleerd
of een "tacovorm", zoals door Unilever c.s. gebruikt, als model of
merk was gedeponeerd, hetgeen niet het geval bleek te zijn. Onder deze
omstandigheden kan het voorgebruik van Artic niet als onbehoorlijk
worden aangemerkt.
(b) Artic c.s. hebben binnen de laatste drie jaren vóór het depot van
Unilever c.s. in het Beneluxgebied een met een vormmerk van Unilever
overeenstemmend teken voor soortgelijke waren te goeder trouw en op
normale wijze gebruikt als bedoeld in art. 4 lid 6 onder a BMW.
(c) Er zijn geen omstandigheden gebleken op grond waarvan Artic c.s.
ermee rekening moesten houden dat Unilever c.s. een vormmerk zouden
gaan deponeren. Dit geldt temeer nu
- het gaat om (een merk voor) een vorm betreffende etenswaren, waarvan
niet direct voor de hand ligt dat deze dient ter onderscheiding van
waren van een onderneming;
- niet aannemelijk is geworden dat de vorm van het WINNER TACO ijsje,
dat verpakt aan het publiek wordt aangeboden, tevens heeft gediend om
dat product als product van Unilever c.s. te onderscheiden;
- partijen (en derden) ook voor andere ijsjes dezelfde vorm gebruiken.
(d) In het licht van het vorenstaande is het depot van 6 mei 1999 te
kwader trouw geschied;
(e) Het enkele feit dat Unilever c.s. de "tacovorm" al eerder dan
Artic c.s. gebruikten, is in de gegeven omstandigheden onvoldoende om
tot een ander oordeel te komen.
3.3 Onderdeel 2 van het middel - onderdeel 1 bevat alleen een
inleiding - bestrijdt de hiervoor in 3.2 vermelde oordelen van het Hof
met rechts- en motiveringsklachten. Deze klachten kunnen, voor zover
thans van belang, als volgt worden samengevat.
(1) In de eerste plaats heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting, omdat als regel heeft te gelden dat wie een merk
deponeert terwijl hij weet dat een ander het desbetreffende teken, of
een daarmee overeenstemmend teken, voor dezelfde of soortgelijke waren
reeds op normale wijze in de Benelux heeft gebruikt, niet kan worden
aangemerkt als deposant te kwader trouw, wanneer tevens geldt dat de
deposant zelf, of een met de deposant verbonden onderneming, hetzelfde
teken of een daarmee overeenstemmend teken nog (aanmerkelijk) eerder
dan de partij die zich op haar "voorgebruik" van het desbetreffende
merk beroept, voor dezelfde of soortgelijke waren op zeer grote schaal
in de Benelux heeft gebruikt en onverminderd is blijven gebruiken tot
ten minste het tijdstip van het depot, en ook daarna.
(2) Het vorenstaande geldt volgens het onderdeel in elk geval wanneer,
zoals hier, de voorgebruiker een onderzoek heeft laten doen naar, en
dus bekend was met, het gebruik van de desbetreffende vorm door
Unilever c.s.
(3) Een beroep op kwade trouw van het onderhavige depot moet in
voormelde omstandigheden ook daarop afstuiten dat de "voorgebruiker"
(Artic c.s.) geen aanspraak kan maken op gebruik te goeder trouw.
(4) Aangenomen dat de door Unilever c.s. gebruikte "tacovorm" bij het
relevante publiek in de Benelux een grote, althans aanzienlijke, mate
van bekendheid genoot, is het "voorgebruik" van Artic c.s. ook niet te
goeder trouw als zij niet bekend waren met het eerdere gebruik van een
overeenstemmend teken/merk door Unilever c.s.
(5) De hiervoor in 3.2 onder (c) genoemde omstandigheden kunnen aan
het vorenstaande niet afdoen.
(6) Voor zover het Hof heeft aangenomen dat het feit dat Artic c.s. in
redelijkheid hebben gemeend dat een door een latere deposant reeds
eerder gebruikt teken, geen teken ter onderscheiding van waren was
en/of niet door de aanvankelijke gebruiker van dat teken (Unilever
c.s.) als zodanig bedoeld was en/of als zodanig niet door het publiek
werd opgevat, kan meebrengen dat de betrokkene om die reden mag worden
aangemerkt als voorgebruiker te goeder trouw ten opzichte van de
latere deposant, getuigt zijn oordeel van een onjuiste
rechtsopvatting.
(7) Voor zover het Hof in zijn bestreden oordeel ervan is uitgegaan
dat de "tacovorm" destijds en/of aanvankelijk onderscheidend vermogen
miste, is ook dan zijn oordeel onjuist. Immers, wanneer een teken door
intensief of grootschalig gebruik alsnog onderscheidend vermogen heeft
gekregen, waarvan in cassatie veronderstellenderwijs moet worden
uitgegaan, geldt dat het "voorgebruik" van Artic c.s. niet te goeder
trouw is en het depot niet als te kwader trouw kan worden aangemerkt
in het geval de deposant het teken of een daarmee overeenstemmend
teken eerder dan de voorgebruiker op aanzienlijke schaal in de Benelux
heeft gebruikt.
3.4 Het onderdeel stelt aldus vragen van uitleg van art. 4 lid 6 BMW
aan de orde. De kernvraag van het onderdeel is of van kwade trouw, in
de zin van deze bepaling, door de deposant geen sprake kan zijn,
wanneer de deposant het teken (beeld/vormmerk) als eerste, of eerder
dan degene die zich op voorgebruik beroept, gebruikte. Als een van de
omstandigheden die mogelijkerwijs door het Hof in zijn oordeel zijn
betrokken en voor het antwoord op de kernvraag van belang zouden
kunnen zijn noemt het onderdeel ook de (al dan niet) bekendheid van de
voorgebruiker met het eerdere gebruik door de deposant. De Hoge Raad
is van oordeel dat deze omstandigheid in cassatie buiten beschouwing
kan blijven, omdat het Hof heeft overwogen dat Artic c.s. hebben
gecontroleerd of Unilever c.s. de vorm als merk of model hadden
geregistreerd en aldus klaarblijkelijk heeft aangenomen dat Artic c.s.
bij (de aanvang van) haar gebruik van het gebruik van de "tacovorm"
door Unilever c.s. op de hoogte waren. De Hoge Raad ziet aanleiding,
alvorens verder te beslissen, de hierna onder 5 vermelde vragen voor
te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.
4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof
te geven uitleg moet worden toegepast
De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 en 3.4 vermelde feiten
waarvan te dezen moet worden uitgegaan.
5. Vragen van uitleg
5.1 Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld
in artikel 4 lid 6 BMW geen sprake zijn op grond van het enkele feit
dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader
omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de
voor-voorgebruiker) van het merk is ?
5.2 Indien het antwoord op vraag 5.1 luidt dat de enkele omstandigheid
dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is
om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6
ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de
voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle
overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden
betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden ?
5.3 Indien het antwoord op vraag 5.2 luidt dat aan bepaalde
voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden:
(a) dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de
voor-voorgebruiker, en/of
(b) dat het teken ten tijde van het voor-voorgebruik van de latere
deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een
derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate
van onderscheidend vermogen nog van belang ?
6. Beslissing
De Hoge Raad:
verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 5
vermelde vragen van uitleg uitspraak te doen;
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het
Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal
hebben gedaan.
Dit arrest is gewezen door de vice-president R. Herrmann als
voorzitter en de raadsheren H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, A.
Hammerstein en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer O. de Savornin Lohman op 24 januari 2003.
*** Conclusie ***
Rolnummer C01/036
Mr Bakels
Zitting 8 november 2002
Conclusie inzake
Unilever N.V.
IGLO-MORA groep B.V.
tegen
Artic N.V.
N.V. Frisa
1 Feiten en procesverloop
1.1 Het gaat in deze zaak met name om de vraag of een
Benelux-merkdepot te kwader trouw is verricht wanneer de deposant,
hoewel op de hoogte van voorgebruik door een derde in de Benelux, het
teken eerder gebruikte dan de voorgebruiker.
1.2 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.(1)
(a) Een Amerikaanse dochteronderneming van Unilever brengt sinds 1984
in de Verenigde Staten een ijsje op de markt dat ter plaatse wordt
verhandeld onder het merk CHOCO TACO. Het product is aldaar zeer
succesvol.
(b) Een andere dochteronderneming van Unilever, Iglo-Ola, heeft in
1997 in de Benelux via haar paraplumerk OLA een op de Choco Taco
gelijkend ijsje op de markt gebracht onder de naam WINNER TACO. Dat
product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met
chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanilleroomijs.
(c) De WINNER TACO is succesvol gebleken en heeft sinds zijn
introductie alleen al in Nederland in de jaren 1997-1999 een omzet
gegenereerd van f 50 miljoen. Iglo-Ola heeft sinds de introductie van
de WINNER TACO in de genoemde jaren daaraan een bedrag van f 8 miljoen
aan reclame besteed.
(d) Iglo-Ola heeft bij het Benelux-merkenbureau op 2 oktober 1997
onder nummer 616997 het teken WINNER TACO als woordmerk gedeponeerd.
Op 30 maart 1999 heeft zij onder nummer 0935427 het teken TACO
eveneens als woordmerk gedeponeerd, alles voor de klasse 30
(consumptie-ijs). Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola onder nummer 0937784
een afbeelding van het WINNER TACO ijsje (met een hap eruit) als
beeldmerk bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd.(2)
(e) Artic brengt sinds februari 1999 in de Benelux een ijsproduct op
de markt onder de naam EL TACO. Ook dat product bestaat uit een
krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en is
gevuld met caramelsaus en vanilleroomijs.
1.3 Tegen deze achtergrond hebben Unilever N.V. en Iglo-Mora Groep
B.V. (hierna tezamen: Unilever) het onderhavige kort geding aanhangig
gemaakt bij de president van de rechtbank Den Haag. Zij vorderden
jegens Artic N.V. en Frisa N.V. (hierna tezamen: Artic) een verbod
wegens merkinbreuk, alsmede een bevel tot 'terugroepen' en vernietigen
van inbreukmakende ijsjes en reclamemateriaal. Unilever legde aan deze
vorderingen primair ten grondslag dat Artic inbreuk op de
merkenrechten van Unilever maakt door het produceren en verkopen van
het EL TACO-ijsje. Subsidiair stelde zij dat deze handelingen daden
van ongeoorloofde mededinging jegens haar vormen.
Artic voerde gemotiveerd verweer. Zij stelde met name dat tot het
gebruik van het teken en de vorm (van) EL TACO pas is besloten na
onderzoek van de registers van het Benelux-merkenbureau door een
daarin gespecialiseerd bureau, waaruit bleek dat dit teken nog niet
als merk was gedeponeerd. Zij is dit dan ook te goeder trouw voor haar
product gaan gebruiken, maar de depots van maart en mei 1999 van
Unilever zijn te kwader trouw verricht. Deze depots zijn immers gedaan
nadat Artic haar EL TACO-ijsje had geïntroduceerd. Ten slotte voerde
Artic aan dat noch het woord Taco, noch de vorm van de taco(3) voor
merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
1.4 Bij vonnis van 15 juli 1999 wees de fgd. president de vorderingen
van Unilever toe(4) op de merkenrechtelijke grondslag. De president
verwierp daartoe onder meer de stelling van Artic dat sprake is van
depots te kwader trouw omdat voldoende aannemelijk is dat Unilever als
eerste in de Benelux op de markt is verschenen met een tacovormig
ijsproduct (rov. 7).
1.5 Artic heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het
gerechtshof te Den Haag. Bij arrest van 2 november 2000 vernietigde
het hof het bestreden vonnis voor het grootste deel en weigerde de
gevraagde voorzieningen in zoverre alsnog. Hiertoe overwoog het hof
ten aanzien van het vormmerk dat sprake was van een depot te kwader
trouw in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW. Artic gebruikte
de tacovorm op normale wijze vóór het depot van het vormmerk door
Ola/Unilever, die van dat gebruik op de hoogte was. Artic heeft
alvorens de tacovorm te gebruiken, onderzocht of deze vorm als model
of merk was gedeponeerd. Noch in de briefwisseling tussen partijen,
noch anderszins zijn aanwijzingen op grond waarvan Artic ermee
rekening moest houden dat Ola/Unilever een vormmerk zou gaan deponeren
(rov. 4). Ten aanzien van het woordmerk oordeelde het hof dat door
gebruik van het teken EL TACO inbreuk op de rechten van Ola/Unilever
op het merk WINNER TACO is gemaakt. Dit merk heeft onderscheidend
vermogen (rov. 6) en bovendien bestaat gevaar voor zowel directe als
indirecte verwarring tussen dit merk en het door Artic gebruikte teken
(rov. 7). Het belang van Artic bij weigering van het gevraagde bevel
tot herroeping en vernietiging van inbreukmakende producten weegt
echter zwaarder dan het belang van Ola/Unilever bij toewijzing daarvan
(rov. 9).
1.6 Tegen dit arrest is door Unilever tijdig(5) beroep in cassatie
ingesteld onder aanvoering van één middel, dat uiteenvalt in een groot
aantal subonderdelen. Artic concludeerde tot verwerping van het
beroep. Beide partijen hebben hun onderscheiden standpunten
schriftelijk doen toelichten.
2. Bespreking van het middel
2.1 Unilever komt met onderdeel 2 - onderdeel 1 bevat slechts een
inleiding - op tegen 's hofs oordeel dat de beide depots in 1999 door
Unilever te kwader trouw zijn verricht en met onderdeel 3 tegen de
beslissing om, hoewel het depot van 1997 rechtsgeldig is en aan Artic
kan worden tegengeworpen, niettemin op grond van een belangenafweging
de daarop gebaseerde voorzieningen te weigeren.
2.2 De door onderdeel 2 aan de orde gestelde kwestie kan door de Hoge
Raad nog niet worden beantwoord omdat deze, om na te noemen redenen,
draait om de uitleg van art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW. In zoverre
is niet de Hoge Raad, maar het Benelux Gerechtshof het terzake
competente orgaan. Het gaat Unilever in dit geding echter niet om het
spel, maar om de knikkers. Nu het Haagse hof - in cassatie onbestreden
- zowel heeft geoordeeld dat het woordmerk WINNER TACO onderscheidend
vermogen heeft als dat directe en indirecte verwarring dreigt met het
door Artic gebruikte teken, zou het door Unilever nagestreefde doel
ook kunnen worden bereikt als onderdeel 3 doel treft. Daarom zal ik
eerst dit onderdeel bespreken. Zou dit succes hebben, dan kan het
stellen van vragen aan het Benelux Hof immers achterwege blijven.
2.3 Het onderdeel keert zich tegen rov. 9, die als volgt luidt:
"Het hof begrijpt dat grief I zich tevens richt tegen het bevel tot
recall en vernietiging van inbreukmakende producten. Artic heeft in
dit verband gewezen op de door haar te lijden grote schade ten gevolge
daarvan. Zij heeft tevens gesteld dat die schade aanzienlijk is
vergroot doordat zij eerst in juli 1999, midden in het ijsseizoen, is
gedagvaard, op een moment dat de afzet van ijs het grootste is,
hetgeen door Ola onvoldoende is weersproken. Voorts is ten processe
niet aannemelijk geworden dat Ola in de periode voorafgaand aan de
toezending van de concept-inleidende dagvaarding op 4 juni 1999
concrete bezwaren tegen het El Taco ijsje aan Artic heeft kenbaar
gemaakt, ook niet na 15 maart 1999 toen een schikking betreffende de
prijskaarten tot stand was gekomen. Het hof is in het licht van het
bovenstaande van oordeel dat het belang van Artic bij weigering van
bedoelde bevelen zwaarder weegt dan het belang van Ola bij toewijzing
daarvan en in het kader van dit kort geding geen plaats is voor
toewijzing daarvan.
In zoverre slaagt grief I."
2.4 Subonderdeel 3.1 bouwt voort op het veronderstelde succes van
onderdeel 2. Dit subonderdeel maakt de bespreking van onderdeel 2 dus
niet overbodig, zodat voorshands in het midden kan blijven of het
gegrond is.
2.5 Subonderdeel 3.2 acht de geciteerde overweging onbegrijpelijk
gemotiveerd. Kort samengevat wordt daartoe aangevoerd dat het hof niet
kenbaar heeft meegewogen dat Unilever als gevolg van de merkinbreuk
aanzienlijke schade heeft geleden door omzetderving en prijsbederf.
Voorts is, mede in het licht van de door Unilever dienaangaande
verdedigde specifieke stellingen, onvoldoende gemotiveerd waarom het
feit dat Unilever bijna drie maanden heeft gewacht met het aanhangig
maken van het onderhavige kort geding, ertoe leidt dat de gevraagde
recall en vernietiging voor Artic zóveel meer bezwaarlijk is geworden,
dat deze voorzieningen moeten worden geweigerd.
2.6 Het middel is toegelicht met een beroep op het (een)
'luieroorlog-arrest'.(6) In die zaak had Kimberly-Clark zich tegenover
haar concurrent Procter&Gamble schuldig gemaakt aan misleidende
reclame en merkinbreuk door in een televisiespot niet waar te maken
reclame voor haar eigen product te maken en het product van de
concurrent negatief af te schilderen. De president gelastte een
rectificatie in een tweede TV-spot, maar het hof vernietigde zijn
vonnis in zoverre. Weliswaar achte het mét de president de gestelde
misleidende reclame en de gemaakte merkinbreuk voorshands voldoende
aannemelijk, maar het vond het toereikend dit in zijn arrest te
constateren omdat rectificatie door een tweede TV-spot zó ingrijpend
werd geoordeeld, dat dit te ver ging. In cassatie werd tegen dit
oordeel tevergeefs opgekomen, kort samengevat omdat weliswaar in een
bodemprocedure
"ingevolge art. 3:296 lid 1 BW de rechter die heeft vastgesteld dat de
verwerende partij verplicht is bepaalde gedragingen na te laten,
gehouden is aan deze partij een desbetreffend verbod op te leggen,
behoudens de in dat artikel bedoelde, zich hier niet voordoende
uitzonderingen"
maar dit in een kort geding anders ligt:
"De aard van het kort geding brengt mee dat, zo naar het voorlopig
oordeel van de kort geding rechter, de verwerende partij verplicht is
bepaalde gedragingen na te laten (...) toewijzing van een te dier zake
gevorderd verbod afhankelijk is van een belangenafweging waarbij onder
meer enerzijds het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel in
kort geding en de ingrijpendheid van de gevolgen van een eventueel
verbod voor de verweerder in aanmerking dienen te worden genomen en
anderzijds de omvang van de schade die, mede in verband met de vrees
voor herhaling, voor de eiser dreigt, indien een verbod zou
uitblijven. De omstandigheid dat een zodanige afweging, zo de kort
geding rechter de gedragingen onrechtmatig oordeelt, in de regel
toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het
bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt,
neemt niet weg dat de kort geding rechter in de gegeven omstandigheden
van een verbod kan afzien (...)."
2.7 Naar mijn mening kan het subonderdeel geen doel treffen. Uit de
motivering die het hof voor zijn oordeel geeft, komt duidelijk naar
voren dat bij de weigering van de onderhavige voorzieningen zwaar
heeft gewogen dat Unilever (Ola) nog bijna drie maanden na
constatering van de inbreuk heeft gewacht met het nemen van
rechtsmaatregelen en het onderhavige kort geding aanhangig maakte op
een moment waarop de door de nevenvoorzieningen - indien toegewezen -
veroorzaakte schade voor Artic maximaal was. Dat is een begrijpelijke
belangenafweging, die toereikend is gemotiveerd. De daartegenover door
Unilever aangevoerde argumenten kunnen hierin geen verandering brengen
omdat de desbetreffende stellingen in hoger beroep wel naar voren zijn
gebracht, maar zonder nadere onderbouwing, hetgeen noodzakelijk zou
zijn geweest om het hof te nopen daaraan expliciet in zijn arrest
aandacht te besteden. Dit geldt met name voor de stellingen dat sprake
is geweest van omzetderving en prijsbederf(7) en voor de - ter
toelichting van de spoedeisend belang gemaakte - opmerking dat zich
door Unilever te coördineren geschillen in diverse jurisdicties hebben
aangediend.(8) Het feit dat door Unilever in een brief aan Artic van
25 februari 1999, die over een ander geschilpunt ging (de door Artic
uitgebrachte prijskaart leek teveel op die van Ola/Unilever) bij
herhaling is gesteld(9) "dat cliënte evenmin kan instemmen met uw
assortimentskeuze en opbouw en dat ik daarop nog zal terugkomen" is
door het hof alleszins begrijpelijk weerlegd met zijn overweging dat
Unilever/Ola geen concrete bezwaren over het EL TACO ijsje aan Artic
heeft kenbaar gemaakt voordat zij de dagvaarding in het onderhavige
geding liet uitbrengen. Mede in aanmerking genomen dat het hier om een
kort geding gaat, waarin minder strenge motiveringseisen gelden dan in
een bodemprocedure, heeft het hof zijn oordeel tegenover de summiere
stellingen van Unilever, voldoende gemotiveerd.
2.8 Nu subonderdeel 3.1 voorshands geen bespreking behoeft en
subonderdeel 3.2 niet kan slagen, zal ik toelichten waarom de Hoge
Raad onderdeel 2 mijns inziens niet kan beoordelen voordat hij vragen
van uitleg over art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW heeft gesteld aan het
Benelux Gerechtshof.
2.9 Het Haagse hof heeft zijn oordeel dat Unilever bij haar depot in
1999 te kwader trouw was, op deze bepaling gebaseerd. Dit impliceert
dat Artic bij haar gebruik van het teken EL TACO volgens het hof te
goeder trouw was, hetgeen het hof inderdaad expliciet heeft overwogen
in rov. 4 van zijn arrest. Aldus heeft het hof zich bediend van een
rechtsopvatting over deze begrippen kwade en goede trouw in een geval
dat nu al bijna veertig jaar in de literatuur bekend is(10), maar
waarover het Benelux Gerechtshof zich nog steeds niet heeft
uitgesproken. Het gaat hier om - naar een voorbeeld van Gotzen(11) -
de 'Alfa/Olpha-casus': het geval dat A als eerste een bepaald teken in
het handelsverkeer als merk gaat gebruiken maar verzuimt het te
deponeren, waarna B het eveneens gaat voeren voor dezelfde of
soortgelijke waren, waarna A het teken alsnog deponeert. Indien het
gebruik dat B van het teken heeft gemaakt, te goeder trouw was, is het
depot van A naar de letter van de wet te kwader trouw verricht. De
vraag is nu of deze consequentie aanvaardbaar is, c.q. maatschappelijk
wenselijk. Gotzen beantwoordt deze vraag bevestigend met als gevolg
dat, nu uit feiten volgt dat ook B het teken niet meer te goeder trouw
als merk kan deponeren, beide partijen tegenover elkaar gerechtigd
zijn tot het gebruik daarvan, zodat het teken door verwatering zijn
onderscheidend vermogen zal verliezen.
2.10 Een aantal Nederlandse schrijvers gaat evenals Gotzen ervan uit
dat wetenschap van het voor-voorgebruik door A bij de voorgebruiker B
betekent dat diens voorgebruik niet te goeder trouw is geweest,
waardoor de voorgebruiker zich ook niet met succes erop kan beroepen
dat het door de voor-voorgebruiker A verrichte depot te kwade trouw is
gedaan.(12) In de literatuur is - anders dan Gotzen leert - bovendien
steun te vinden voor de opvatting dat reeds het enkele feit dat de
deposant A het teken als eerste gebruikte, steeds (dus ongeacht de
goede trouw bij de voorgebruiker) een depot rechtvaardigt en belet dat
aan zijn zijde sprake is van kwade trouw.(13) Aldus met name
Huydecoper:
"Depot door A, met wetenschap van het voorgebruik van B, acht ik
namelijk niet onbehoorlijk wanneer A zelf de oudste voorgebruiker is.
Het is dan niet onbetamelijk om alsnog zijn door voorgebruik verkregen
belang om te zetten in een depot onderbouwd recht. Integendeel: dit is
algemeen gangbare praktijk."
In deze opvatting moet de voor-voorgebruiker A zijn gebruik van het
teken dus steeds kunnen verzilveren in een later depot. Ter nadere
onderbouwing van dit standpunt is in de literatuur ook erop gewezen
dat art. 12A BMW, dat de mogelijkheid openlaat om nog tijdens het
geding een depot te verrichten, zinloos zou zijn als zo'n depot door
de voor-voorgebruiker te kwader trouw zou zijn.(14) Volgens Spoor
levert deze benadering een aanmerkelijke vereenvoudiging op van het in
art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW neergelegde stelsel, maar hij wijst
erop dat bij gebrek aan jurisprudentie van het BenGH vooralsnog
onzeker is of deze uitleg van die bepaling de juiste is.(15) Recent is
evenwel kritiek geleverd op de hiervoor beschreven benadering.(16)
2.11 In de lagere rechtspraak is in de meeste gevallen geoordeeld dat
een later depot door de voor-voorgebruiker A niet te kwader trouw kan
zijn(17) of - wat op hetzelfde neerkomt - dat wetenschap bij de
voorgebruiker B van het voor-voorgebruik van A in de weg staat aan een
succesvol beroep van B op nietigheid van het door A verrichte depot
wegens kwade trouw.(18)
2.12 Het Benelux Gerechtshof heeft de vraag welke betekenis aan
voor-voorgebruik door A toekomt in het kader van een beroep door de
voorgebruiker B op art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW, nog niet
beantwoord. Het Hof heeft wel in het tweede Cow Brand-arrest
geoordeeld dat incidenteel voor-voorgebruik van A op zichzelf niet
eraan in de weg staat dat zijn depot als te kwader trouw wordt
aangemerkt.(19) Huydecoper heeft in dat verband de vraag opgeworpen of
voor-voorgebruik door A slechts dan een rechtvaardiging oplevert voor
een merkdepot nadat een derde het teken te goeder trouw is gaan
gebruiken, als dat voor-voorgebruik "normaal gebruik" was.(20) In het
onderhavige geding is echter geen aanleiding een hierop gerichte vraag
aan het Benelux Hof voor te leggen.
2.13 Vorig jaar is de vraag die ook in dit geding centraal staat op
voorstel van de A-G Langemeijer, die in zijn conclusie eveneens
aandacht besteedde aan de Alfa/Olpha-problematiek, door de Hoge
Raad(21) voorgelegd aan het Benelux Gerechtshof. Die vraag werd toen
als volgt geformuleerd:
"Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in
artikel 4 lid 6 worden gesproken, indien de deposant weet dat van
gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, sprake is, doch de
deposant de eerste gebruiker van het merk was en maakt het daarbij
verschil of dit eerste gebruik heeft plaatsgevonden binnen of buiten
het Beneluxgebied?
De vraag werd toen echter niet beantwoord omdat het geding werd
geroyeerd, voordat het BenGH zich daarover kon uitspreken.(22)
2.14 Naar het mij voorkomt valt er niet aan te ontkomen deze vraag
andermaal voor te leggen aan het Benelux Hof. Naar aanleiding van de
diverse bijzonderheden die door het onderhavige cassatiemiddel naar
voren worden gebracht, zou aan de basisvraag nog een aantal varianten
en modaliteiten kunnen worden toegevoegd. Ik denk daarbij aan het
volgende:
(a) Kan van te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in
artikel aanhef en onder 6 (a) BMW worden gesproken, indien de deposant
weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, sprake
is, doch de deposant de eerste gebruiker van het merk is?
(b) Maakt het voor de beantwoording van deze vraag verschil
- of de voorgebruiker bij aanvang van zijn voorgebruik op de hoogte
was of behoorde te zijn van het voor-voorgebruik van de latere
deposant?
- of het aannemelijk is dat de voorgebruiker rekening moest houden met
een depot door de voor-voorgebruiker?
- of, al dan niet in verband met de voorgaande vragen, het teken ten
tijde van het voor-voorgebruik van de latere deposant en/of ten tijde
van de aanvang van het voorgebruik, reeds onderscheidend vermogen
heeft?
(c) Kan de mate van onderscheidend vermogen van een teken ten tijde
van het voor-voorgebruik door de latere deposant en/of ten tijde van
de aanvang van het voorgebruik van de derde (mede) een rol spelen bij
de beantwoording van de vraag of de voorgebruiker te goeder trouw was
of de latere deposant te kwader trouw?
3. Conclusie
Deze strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het
Benelux-Gerechtshof als in deze conclusie aangegeven.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,
1 Grotendeels ontleend aan het vonnis van 15 juli 1999 van de fgd.
president van de rechtbank Den Haag, rov. 1.
2 Akte houdende overlegging produkties, prod. 22.
3 Een twee keer dubbelgevouwen Mexicaanse maispannenkoek.
4 Met dien verstande dat de termijn voor de terugroeping van de
inbreukmakende producten werd gesteld op 14 dagen.
5 De cassatiedagvaarding dateert van 12 december 2000.
6 HR 15 december 1995, NJ 1996, 509.
7 MvA 4.3.
8 MvA 4.1.
9 MvA 3.3.
10 Sinds Wichers Hoeth, Étude comparative de quelques aspects de l'
usage de la marque (diss. Leiden 1963), blz. 68.
11 M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht (1969), nr. 55.
12 J.H. Spoor, losbl. IEC, aant. 6.2.5d bij art. 4 BMW (Me II-Art.
4-36); Wichers Hoeth (Gielen), Kort begrip van het intellectuele
eigendomsrecht (2000), blz. 226-227; Gielen, noot onder Pres. Rb. Den
Haag 1 oktober 1991, IER 1991, blz. 142.
13 Zie de in voetnoot 12 genoemde schrijvers, waaraan moeten worden
toegevoegd: J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader
trouw in artikel 4.6 van de Benelux Merkenwet (BMM-uitgave Wim Mak
Award, 1990), blz. 18-19 en E.J. Arkenbout, Handelsnamen en Merken
(diss. KUN 1991), blz. 89. Volgens Van Nieuwenhoven Helbach, (in
Dorhout Mees, Nederlands Handels- en faillissementsrecht II (1989),
nr. 865), volgt uit BenGH 21 november 1983, BIE 1984, 33 (Cow Brand
II), dat voor de goede trouw van de voorgebruiker wel relevant is,
diens kennis van het gebruik van het gedeponeerde merk dat door de
deposant als voor-voorgebruiker was gemaakt. Zie voor een overzicht
van de literatuur en (Nederlandse) rechtspraak ook T.F.W. Overdijk,
BMM-bulletin 2002/1, blz. 11 e.v.. Zie voorts A. Tsoutsanis,
BMM-bulletin 2002/1, blz. 7-8.
14 Arkenbout (diss.), blz. 89; Huydecoper, t.a.p., nr. 30; Pres. Rb
Den Haag 25 augustus 1994, BIE 1996, 165 (Alustar).
15 Spoor, losbl. IEC, aant. 6.2.4 bij art. 4 BMW, Me II-Art. 4-29.
16 Overdijk, in diens bespreking van het thans in cassatie bestreden
arrest, BMM-bulletin 2002/1, blz. 15.
17 In de rechtspraak is beslist dat een depot door de
voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is verricht, ook al is de
voorgebruiker te goeder trouw, door Pres. Rb Den Haag 1 oktober 1991,
IER 1991, 141 (Euroworld); Hof Arnhem 23 februari 1993, BIE 1994
(A&S); Pres. Rb. Den Haag 25 augustus 1994, BIE 1996, 165 (Alustar).
Anders: Hof Den Bosch 19 november 1990, NJ 1991, 386, IER 1991, blz.
35 (Turbo).
18 In de rechtspraak is beslist dat een depot door de
voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is verricht omdat de
voorgebruiker van het voor-voorgebruik op de hoogte was, door Pres.
Rb. Den Haag 20 november 1996, BIE 1997, 170 (crematieovens); Hof
Amsterdam 19 februari 1998, BIE 1998, 344 (Vision Networks). Vgl. voor
een meer uitgebreid overzicht van de jurisprudentie die op deze
problematiek ziet, losbl. IEC (Spoor), aant. 6.2.5d bij art. 4 BWM
(art. 4-36-38)
19 BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333 (vNH), BIE 1984, nr. 33 (Cow
Brand II), dictum, onder 9 ("Het enkele feit dat de deposant het
betrokken merk of een daarmede overeenstemmend merk nog vóór de
aanvang van het gebruik van de voorgebruiker tweemaal heeft gebruikt,
staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het depot als te kwader
trouw kan worden aangemerkt"). Volgens Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven
Helbach/ Huydecoper/Van Nispen, Nederlands handels- en
faillissementsrecht, deel II (1989), blz 350 heeft het BenGH hier
stilzwijgend aangenomen dat twee keer gebruik (waarvan in casu sprake
was) geen normaal gebruik oplevert of te beperkt van omvang is om door
de voorgebruiker gekend te kunnen worden.
20 Huydecoper, t.a.p. nr. 32.
21 HR 22 juni 2001, NJ 2002, 103.
22 Overigens ben ik van mening dat de A-G's bij het Benelux Hof,
indien de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling daarbij is gebaat (en
dat zal wel steeds het geval zijn), het recht moeten krijgen in een
zodanig geval toch te concluderen, c.q. het Hof om dan toch arrest te
wijzen (een variant op cassatie in het belang bij wet dus).